• DROIT DES DES MARQUES

    Le droit des marques est un des droits de la propriété industrielle. D’après l’article L. 711-1 du CPI, tout « signe susceptible de représentation graphique servant à désigner les produits ou services d’une personne physique ou morale » peut être déposé comme une marque.
    Un logo, une forme, la combinaison d’un logo et d’une forme, un titre, un slogan, tous signes dénominatifs, figuratifs ou semi-figuratifs peuvent devenir une marque. Les sons et les couleurs peuvent être également enregistrés à titre de marque, mais non les odeurs.
    Cette définition englobe également les marques tridimensionnelles.

     

    INTRODUCTION

    Trois conditions sont à remplir pour pouvoir être déposé en tant que marque :
    - être un signe distinctif : permettre de distinguer un produit / service de ceux de ses concurrents.
    Le signe ne doit pas être descriptif.
    - être un signe licite : signe susceptible de représentation graphique, qui n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et qui n’est pas trompeur.
    - être un signe disponible : il ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur constitué au profit d’un tiers.

    Le droit des marques accorde les droits suivants :
    - monopole d’exploitation sur le territoire français pour une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment
    - le cumul avec le droit d’auteur et/ou le droit des dessins et modèle est possible
    - il est obligatoire de la déposer auprès de l’INPI (pour connaître le processus de dépôt d’une marque

    Si le titulaire ne fait aucun usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans, elle est déchue.

    Qu'est ce qu'une marque ? fonction et responsabilité ? rôle économique ? les problèmes d'imitation et de contrefaçon ? et donc protection juridique et labels déposés.
    Chaque année, de 70 à 90 000 marques sont déposées à l'institut national de la propriété privée (INPI). Elle a, déposé, plus de 600 000 marques. La politique de marque concerne la plupart des secteurs économiques et leur grand nombre d'emplois sont générés indirectement ou directement par les marques.

     


    La problématique de la marque ne se pose pas de manière identique à tous les secteurs.

    Toutes les politiques de marques reposent sur les mêmes critères fondamentaux de l'entreprise : investissement, innovation, valorisation, expansion. Toutes les marques cherchent à se protéger. Elle devient un moteur de la compétitivité des entreprises : en matière de recherche et de développement, en matière de fabrication, en matière de commercialisation, et en matière de communication. Ces critères permettent à la marque d'améliorer en permanence son produit ou son service.

    Pour le consommateur, cette politique de marque se traduit par deux éléments : l'amélioration de la qualité de vie grâce à la création et à la vulgarisation de produits et de services nouveaux qui répondent efficacement aux besoins du consommateur. L'augmentation du niveau de vie grâce à la baisse du prix relatif du produit au service généré par les gains de productivité et par les économies d'échelle (productivité : produire plus, plus vite, moins cher et mieux)(économie d'échelle : hausse de la quantité produite pour une baisse du prix).


    OMPI (organisation mondiale de la propriété individuelle. C'est un signe servant à distinguer les produits et les services d'une entreprise à une autre. Cela implique deux éléments : son caractère distinctif et l'indication de provenance qu'elle véhicule. En effet 4 éléments caractérise la singularité d'une marque :

    · le nom du produit vendu. Il correspond en général à une réglementation précise. Le fait d'écrire sur un paquet « chocolat » garantie que ce produit est en cacao et en sucre.
    · La marque garantie le nom d'origine indiquant la provenance du produit ( ex : le cidre normand, le café de Colombie, les vins de Loire...).
    · Elle garantie le nom de personne qui fabriquent, qui importe ou qui distribue.
    · Elle décrit des signes de qualité qui atteste que le produit correspond bien à certains critères définit par le cahier des charges.

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    B) La typologie des marques

    6 janvier 1991 : distinction entre les marques de fabrique, de commerce, et de service.
    · Marque de fabrique : origine industrielle du produit (Renault, Nestlé..)
    · Marque de commerce : marque qu'un distributeur appose sur le produit qu'il fait lui même ou qu'il fait fabriquer (produits Carrefour...)
    Ces marques de commerce peuvent reprendre le nom de l'enseigne qui les commercialise.
    · Marque de service : identifie les services sur lesquels les produits interviennent (banque, assurance, transport, restauration).


    C) L'histoire du système de la marque

    Au moyen-âge, le régime des corporation imposait au artisanat que les produits devraient satisfaire à des critères de qualité définit par la profession.

    Les corporations disposaient du monopole des ventes ; toute concurrence était interdite entre les membres d'une même corporation. Le sceau de la corporation témoignait de la qualité du produit et donc les artisans n'étaient pas encouragés à valoriser leur propre marque.

    A partir du développement des échanges avec l'étranger (17ème siècle) la marque du fabricant va alors jouer un rôle de garantie, un rôle de protection contre la contrefaçon

    Depuis la révolution industrielle, les échanges avec l'étranger se développe, s'intensifie ; la fonction commerciale qu'était jusqu'alors la préoccupation des marchands devient celle des industriels qui partent donc à la recherche de nouveaux débouchés.
    1825 : briquets « PHENIX »
    1831 : parfum « L'ETOILE »
    1840 : « BOTOT »

    Le développement des médias fait apparaître en 1890 et 1910 la période des promotions moderne. Exemple : le savonnier britannique « LEVER » qui développa une intense campagne « SUNLIGHT » qui verra ses ventes augmentées de 3000 tonnes à 60 000 tonnes en 1910.

    En Suisse, Néstlé exporte du lait concentré dans toute l'Europe.
    1994 : FINANCIAL WORLD : étude sur les marques
    n°1 : NESCAFE = 11,5 millions de $
    n°2 : VUITTON = 3,1 millions de $
    n°1 : HENNESY = 2,5 millions de $
    n°1 : NESTLE = 2,5 millions de $

    La publicité s'appui sur la notion de nouveauté et de l'exploitation du progrès comme étant la technique de promotion la plus rentable. Parallèlement à ces moyens classiques de promotion s'ajoute une approche psychologique des marques qui vise à créer autour d'elle « un univers symbolique ». L'objet devient alors un signe social auquel l'acheteur s'identifie. Ce ne sont pas seulement les caractéristiques techniques qui font vendre le produit mais la marque de prestige. Les marques sont devenues l'une des manifestations la plus représentative de l'économie moderne. Les marques ont pénétrées nos esprits et certaines sont entrées mêmes dans notre langage comme des noms (Bic, Calepin, Kleenex, Bikini, Stabilo...).

    II) La fonction et la responsabilité d'une marque

    · Les fonctions
    La sensibilité de l'acheteur vis-à-vis des marques ne dépend pas seulement de l'influence de la marque : il dépend aussi de son pouvoir d'attraction. L'analyse fait apparaître 4 fonctions de base vis-à-vis du consommateur, et 2 autres fonctions propre aux entreprises.

    La marque a une fonction d'identification grâce à laquelle la marque identifie le produit du point de vue de ses périphériques caractéristiques. Celle-ci devient un concentré d'informations, une mémoire sur les caractéristiques du produit. Le choix du nom de la marque est vitale.

    Elle permet à l'acheteur de se repérer parmi les produits : c'est la segmentation du marché.
    La marque a une fonction de garantie ; la marque est un engagement publique de qualité et de performance que doit porter le produit. Cette fonction est d'autant plus attendue par le consommateur lorsque le risque est élevé (domaine alimentaire) ou dans les produits de haute technicité.
    Le choix de certaine marque permet à l'acheteur de se situer par rapport à son environnement social.
    La marque assume une fonction sociologique d'autant plus qu'elle s'affiche comme un élément à part entière du produit.

    Il y a également 2 autres fonctions de la marque qui permet à l'entreprise de se défendre sur le terrain de la concurrence et d'adopter une technique à long terme.

    La fonction de positionnement = fonction de repérage.
    L a marque donne à l'entreprise la possibilité de se repérer par rapport à ses concurrents, ses qualités distinctives.

    La fonction de capitalisation ; c'est l'image de la marque.
    L'ancienneté, la notoriété ou la renommée constitue pour le fabriquant un véritable patrimoine que l'on peut comparer à un fond de commerce, à un droit de clientèle. De ce droit découle un nombre important d'investissement, de recherche, développement et communication (ex : mise au enchère du tablier du barman).

    · La responsabilité de la marque
    On ne peut plus considérer l'entreprise comme un acteur isolé ; le consommateur devient de plus en plus attentif à ses achats et dispose de relais d'opinions (associations de consommateurs et médias) or le lien de communication le plus évident qui réunit consommateur et entreprise est sans conteste la marque ; parce qu'elle véhicule l'image et la valeur de l'entreprise de l'entreprise auprès de la clientèle. A chaque opération d'achat, la marque engage sa responsabilité. Elle concrétise par sa signature sa garantie. Cette responsabilité envers le consommateur consiste ç lui fournir des biens et des services offrant des garanties de sécurité dans les conditions normales d'utilisation.

    Groupe Recherche et d'Etude de Service Consommateur : il regroupe les responsables d'une trentaine d'entreprises de marques afin d'échanger leur expérience et d'améliorer la satisfaction du consommateur.

    III) Le rôle économique d'une marque

    Une situation forte des marques favorise un meilleur fonctionnement des échanges sur le marché. Le développement des marques est un atout déterminent face à la concurrence internationale.

    A) L'accélération de la performance

    « Le luxe se définissait par la rareté », thèse de Raymond Barre.
    Les marques ne touchent pas que le commerce de luxe (ex : une cuillère). Dans les pays développés, la marque n'est pas le fait du seul commerce d'article de luxe ; elle s'étend à l'ensemble des domaines de la grande consommation.

    PIB - Somme des VA(etr) + Somme VA(nat) = PNB

    La richesse découle du partage des valeurs.
    Les marques démocratisent le progrès dans les pays riches. La marque s 'étend à des secteurs nouveaux. La marque développe la recherche de la performance, elle démocratise le progrès et elle permet l'émergence de l'entreprise de plus en plus apte à se lancer dans la concurrence internationale.

    -- La recherche de la performance
    Un produit de marque n'a pas le choix ; s'il veut survivre, il doit se développer et perpétuellement maximiser le contenu qualitatif de ses produits. La logique de la marque s'appui sur une différentiation. (originalité et avance technologique). La qualité ne suffit plus.

    Les produits de consommation de masse ne sont pas capable d'innover. Seul la marque du fabricant peut être à l'origine de l'enrichissement du produit.
    La logique d'une marque ne peut pas s'accommoder de la rétention d'innovation. De plus en plus, les marques ne s'orientent plus vers les riches mais vers les plus pauvres des pays développés. Pour la marque, la performance (parce qu'elle coûte chère) doit être transmise tout de suite et au plus grand nombre de consommateur possible.
    --  La concentration des entreprises
    La démocratisation de la performance demande des moyens de plus en plus lourds. La marque est en quelque sorte entraînée par son succès dans une spirale sans fin car l'avance dans les performances est presque toujours éphémère.

    Pour pouvoir se maintenir, les entreprises de marque sont obligées d'atteindre une dimension suffisamment grande car il n'y a pas de vrai politique de marque sans un minimum de taille mais aussi de force de frappe. En une dizaine d'année, BSM (devenu DANONE), a acheté Liebig, Amora, Maille, Belin, La pie qui chante, L'Alsacienne, Ainsi que d'autres entreprises en Inde, au Pakistan, à Hong Kong, Singapour, en Corée du Sud, Japon...

    B) Révolution des prix
    Certains économistes qui insistent sur le système de la concurrence parfaite associe le phénomène de marque à une situation de monopole. Elle induit un « sur-prix ». Ils pensent que la conséquence du développement de la marque se verrait dans l'augmentation du prix, donc de l'inflation.
    Une étude (sur un panel de consommateurs) entre 1961 et 1986 montre que le niveau général des prix a été multiplié par 6. Alors que dans le même temps, le prix de 20 produits de marque ne s'est accrue que de 1 à 4 fois.
    Les marques ne participent pas à l'inflation généralisée.

     

     

    DEFINITION DE LA MARQUE

    ·         Définition : « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». La marque constitue un droit de propriété industrielle consistant en un signe sensible apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service, dont la finalité est de la distinguer des produits ou services similaires émanant des concurrents.

     

     

    ·         Types : 3 types dans L. 711-1 et un autre type dans L. 715 et L. 715-3

    Ø  Marque de fabrique : Elle est apposée par le fabriquant sur ses produits

    Ø  Marque de commerce : Elle est apposée par un distributeur sur les produits qu’il commercialise

    Ø  Marque de service : Elle accompagne les différents reçus rendus par les commerçant ou agents économies, banques, transport…

    Ø  Marques collectives :

    ü  La marque collective ordinaire : Elle peut être exploitée par toute personne respectant le règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement (la jurisprudence exige qu’il soit annexé au dépôt). Cette marque appartient à plusieurs entreprises. Elle doit être constituée par un signe distinctif, autorisé et disponible.

    ü  La marque collective de certification : Cette marque garantit que le produit ou le service présente certains caractères établis par un règlement d’usage. Le règlement doit être joint au dépôt. Une telle marque ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Mais transmission possible à une autre personne morale.

    Ø  Marques complexes

     

    ·         Différence entre les AO et les marques :

     

    L’A.O constitue un signe distinctif collectif puisqu’elle bénéficiera à tous les producteurs du lieu couvert par l’appellation qui respectent les conditions réglementaires de production. L’AO n’est donc pas la propriété privative de leurs bénéficiaires. Les A.O et les indications de provenance géographiques ont pour objet de garantir l’origine géographique d’un produit, ce qui n’entre qu’indirectement dans les fonctions de la marque. L’A.O ne concerne pas les services. Son régime est très différent de celui des marques. L’appellation d’origine est toujours constituée par une dénomination tandis que la marque peut consister également en un emblème ou dans des sons. Lorsqu’un produit bénéficie d’1 A.O, il est permis d’incorporer celle-ci dans une marque complexe composée outre de l’appellation, d’un élément distinctif. En revanche, on ne peut pas s’approprier à titre de marque la seule A.O alors même que le produit sur lequel elle sera apposée y aurait droit.

     

     

     

     

     

     

    Section préliminaire : les textes applicables aux marques

     

    • La Convention de l’Union de Paris (1883)

    Les grands principes : Assimilation de l’étranger unioniste au national, le bénéfice du délai de priorité de 6 mois à compter du 1er dépôt dans le pays d’origine. Plusieurs dispositions spécifiques au marques :

    §     Possibilité pour un pays de prévoir la déchéance pour non-usage

    §     Possibilité d’utiliser 1 marque adaptée par rapport à celle originellement enregistrée dans la mesure où les 2 signes ne présentent pas de différences substantielles

    §     Possibilité d’un enregistrement au profit de plusieurs copropriétaires

    §     Protection du produit marqué même en l’absence des termes « marque enregistrée »

    §     Principe de l’indépendance des marques

    §     Protection des marques notoires

    §     Liste des signes interdits à usage de marques

    §     Dépôt entraine protection dans le pays de dépôt et dans les autres pays (l’étranger pourra être mieux traité que le national)

    §     Protection temporaire des marques lorsqu’elles revêtent des produits figurant aux expositions internationales

    §     Délai de grâce de 6 mois pour le paiement des taxes

     

    • L’arrangement de Madrid

    Réel succès. Système d’enregistrement international des marques au Bureau International de l’OMPI. Examen formel de la demande et publication de l’enregistrement au Registre International des marques. Durée de l’enregistrement international est de 20 ans. Passé les 5 premières années postérieures à l’enregistrement international, les marques nationales qui en sont issues suivent le sort de la marque d’origine : si cette dernière est annulée, les autres le seront également.

     

    • L’arrangement de Nice

    Classification internationale des produits (34 classes) et services (8 classes)

     

    • ADPIC (art. 15 à 21)

    Ratification de la France a conduit le législateur à modifier plusieurs dispositions de CPI.

     

    ·         La marque communautaire :

    Instaurée par le règlement du 20 décembre 1993 puis complété par le règlement du 13 décembre 1995 portant modalité d’application du règlement précédent (procédure de dépôt, procédure d’opposition et la preuve de l’usage, la procédure d’enregistrement, le transfert de licence, la renonciation, la déchéance et la nullité etc.)

     

     Sous- titre 1 : la typologie des signes / choix du signe

     

    Peuvent notamment constituer une marque d’après l’art. L. 711-1 CPI :

    - Les dénominations sous toutes les formes

    - Les signes sonores

    - Les signes figuratifs

     

    Section 1. La marque nominale

     

    Les marques nominales sont constituées d’un ou plusieurs mots de sorte qu’elle peuvent se prononcer, se lire et s’écrire.

     

    A.  Les marques nominatives : qui comprennent un ou plusieurs noms.

     

    • Le nom patronymique :

    --        Le nom du déposant : C’est celui consacré par l’Etat civil. Mais une longue et loyale possession d’un patronyme peut conférer un droit sur le nom. Le possesseur d’un patronyme bénéficie a priori d’un droit égal à celui de ses homonymes à le déposer à titre de marque mais cela risque de se traduire par le fait que le 1er déposant pourra empêcher les autres de le faire. Cependant, l’usage de son nom par l’homonyme ne peut aller jusqu’au dépôt par celui-ci d’une marque déjà enregistrée par un autre ; il peut cependant prétendre à l’usage de son patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. Les juges peuvent limiter ou interdire l’utilisation du patronyme de l’homonyme si l’utilisation qui en est faite porte atteinte aux droits du titulaire sur la marque considérée. La limitation consiste habituellement dans l’adjonction au nom patronymique d’un prénom ou le choix d’un graphisme différent de celui de la marque d’origine afin d’éviter les confusions. Au sein d’une même famille, la réglementation paraît favorable à l’interdiction, celle-ci demeurant réservée aux usages abusifs ou frauduleux qui traduisent une volonté parasitaire non-ambiguë de la part de l’homonyme.

    --        Le patronyme d’un tiers : Bien que le nom soit en principe un signe indisponible, la jurisprudence a admis que le nom et la personne soient séparables permettant ainsi la cessibilité de l’usage du nom patronymique à titre commercial. Arrêt Bordas. 2 hypothèses :

    -  Utilisation du patronyme d’un tiers avec son autorisation : Autorisation écrite, gratuite ou à titre onéreux.

    -  Utilisation du patronyme sans son autorisation : Le déposant d’une marque consistant dans le nom patronymique d’autrui peut-il bénéficier d’une sorte de prescription acquisitive ? Oui car l’action du possesseur du nom patronymique utilisé sans autorisation ne peut agir que dans le délai de 5 ans.

    --  Les noms patronymiques appartenant au domaine public : Noms banals auxquels   

      aucune célébrité n’est attachée (shampooing Dop), noms banals mais dont les 

      titulaires possèdent une notoriété personnelle peuvent être déposés à titre de marque

      de marque par leur titulaire, les noms illustres de personnes décédées ne peuvent être

      utilisés qu’après l’accord des héritiers (« Trophée Jules Verne »).

    --     Les noms d’usage : Exception faite en matière littéraire et artistique ou

    commerciale, l’utilisation du nom de l’époux possible dans la vie courante et à titre 

    de marque. Il faut l’autorisation après le divorce. Si décès, droit d’usage subsiste mais il est intransmissible.

     

    B.      Les accessoires du nom 

     

    --  Le prénom : Peu importe qu’il soit celui du déposant. Mais les tiers ne pourront pas déposer à titre de marque un prénom original si risque de confusion préjudiciable entre ce prénom et la marque « Soraya ».

    -- Les pseudonymes : Pseudonyme du déposant ou pseudo d’un tiers après avoir sollicité son autorisation. Dans le cas contraire, possible interdiction de l’utilisation commerciale et annulation du dépôt de la marque si l’utilisation commerciale ou le dépôt à titre de marque lui porte préjudice en raison de la confusion. (« Lova Moor »). Les pseudonymes célèbres peuvent être utilisés en l’absence d’héritiers (« Stendhal »). Mais les noms des personnages littéraires ou du cinéma ne sont pas des pseudo et peuvent être déposés à titre de marques : s’ils sont originaux, protection par droit d’auteur, il faudra l’autorisation du créateur.

    -- Les titres nobiliaires : Pas de problème quand le titre accompagne un nom de fantaisie. Mais quand il accompagne le nom patronymique d’un tiers, il est traité de manière identique.

     

    C.      Les noms géographiques 

    Ils peuvent être déposés à titre de marque mais interdiction dans 3 cas

    (1)               S’il s’agit d’1 A.O (AOC ou A.O communautaires et I.P)

    (2)               Lorsque l’appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale

    (3)               Lorsque l’acquisition d’un droit de marque sur la dénomination géographique serait de nature à monopoliser une dénomination qui est de nature collective en raison de la notoriété qui y est attachée.

     

    - Les noms de crus :

    Interdiction de l’appropriation à titre de marque du nom d’un cru appartenant à un tiers, dans un domaine viticole.

    - Les noms des collectivités locales :

    Ça permet aux collectivités locales de battre monnaie de leur image

    - Les noms géographiques prestigieux :

    Réticence de la jurisprudence qui considère que le fait de monopoliser un nom géographique prestigieux qui constitue un bien collectif au même titre qu’1 A.O.C ou 1 I.P, doit être refusé. (ex : « Paris » ne doit pas pouvoir être approprié par 1 parfumeur en raison du prestige dont il est entouré mais il doit bénéficier à l’ensemble de la profession)

     

    D.     Les marques nominales non-verbales 

    Lettres (ô), chiffres (N°5), initiales (LV entrecroisées)

     

    E.      Les slogans ou devises 

    Ils peuvent être déposés à titre de marque à condition qu’ils remplissent bien la condition de distinctivité (ils ne doivent pas être descriptifs). Omo lave plus blanc.

    Les devises constituent un attribut de la personnalité, mêmes conditions que celles du nom patronymique.

     

     

    F.       Les termes de fantaisie 

    Catégorie résiduelle. Il faut juste que le terme choisi soit valable.

    Le néologisme est un mot nouveau forgé dans un but commercial et déposé à titre de marque (« La Pierrade »). Les termes étrangers peuvent également être déposés à titre de marque. Ils doivent néanmoins comporter une traduction en français.

     

    Section 2. Les marques sonores

    La représentation graphique s’effectue par le biais de la portée musicale cad par la transposition de la musique en notes écrites. Pour les autres sonorités, on recourt au spectrogramme de sons (bruit du pot d’échappement d’une Harley).

     

    Dépôt possible si les sons sont susceptibles d’une représentation graphique, càd représentables par des notes de musique, ou au moins des sonogrammes. (indicatif d’émission de télévision ou de radio, musique accompagnant le slogan publicitaire…) Signes auditifs peuvent aussi être déposés (rugissement d’un lion).

     

    Section 3. Les marques figuratives

    Ce sont des signes, autres que les mots ou les sons, qui s’adressent à la vue, tels que les dessins, les couleurs et les formes.

     

    A.     Les dessins 

     

     Coquille de shell, tigre d’Esso, bibendum Michelin, Mot typographié d’une certaine façon : Astérix sur les BD

    Dessin : Toute disposition de trait ou de couleur représentant une image ayant un sens déterminé. Figure à deux dimensions.

     

    B.      Le portrait :

    Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits, à plus forte raison quand cette reproduction est utilisée à des fons commerciales ou publicitaires

     

    C.      Les armoiries privées :

     

    Mêmes règles que le titre nobiliaire. Il faut l’autorisation du titulaire ou des héritiers.

     

    D.     Un bâtiment :

     

    à Immeuble privé : Le droit de propriété s’étend aux images du bien approprié.

    à Immeuble en copropriété : Le droit acquis sur l’image de l’immeuble ne peut avoir pour effet de priver les autres copropriétaires de déposer une représentation différente de cet immeuble à titre de marque.

    à Immeuble situé sur le domaine public : Son image peut a priori être déposée à titre de marque. Mais problème de la notoriété de certains monuments publiques rend impossible le dépôt à titre de marque.

     

     

    E.      Une création 

     

    Il faut l’autorisation du créateur ou de son ayant-droit si le dessin est une œuvre de l’esprit. Idem pour toute modification ultérieure.

     

    F. Les couleurs 

     

    -Les dispositions de couleurs 

    Utilisation d’une ou de plusieurs couleurs sous une forme ou dans une position particulière.

    - Les combinaisons de couleurs 

    Une combinaison est constituée par un assemblage ou un arrangement dans un certain ordre d’au moins deux éléments. Un contraste de couleurs peut également faire l’objet d’un dépôt à condition que les couleurs soient précisées. Ex : rayures d’une pâte dentifrice

    - Les nuances de couleurs 

    Avant loi de 1991, jurisprudence hésitante quant à la validité d’un dépôt portant sur une couleur unie. Maintenant une couleur unie peut être revendiquée dès lors qu’il s’agit bien d’une couleur déterminée. Ex : jaune Kodak, couleurs des voitures

     

     

    F.       Les formes/ modèles 

    Forme bouteille Perrier ou Coca-cola, forme de galets des tablettes de lessive.

    Les signes tridimensionnels peuvent être déposés à titre de marque (ex : pot de moutarde). Ne sont pas considérés comme valables les formes de nature générique ou banale ou encore les formes indissociables d’un certain effet technique (Légo). Sont dépourvus de caractère distinctif les signes conférant au produit sa valeur substantielle.

     

    RQ : marque complexe : à moitié nominale et à moitié figurative. ex : Apple Machintoch  figurative par la pomme et nominale par le nom.

     

     

    Section 4. Les marques tactiles et olfactives

     

    Le choix d’un signe répond à 2 exigences ; Tout d’abord qu’il soit perçu par les sens et qu’il puisse être susceptible d’une représentation graphique. Les signes s’adressant au sens olfactif ne sont pas a priori exclus de la loi, le principal obstacle à leur choix à titre de marque réside dans l’exigence d’une représentation graphique.

    Pas contenues dans la loi. Jurisprudence française réservée. CJCE (2002) : la marque olfactive ne peut être protégée. L’odeur n’est pas susceptible de représentation graphique claire. Ni le formule chimique, ni la description, ni le dépôt d’un échantillon ne sont une représentation graphique.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-titre 2 : les conditions de validité de la marque

     

    Chapitre 1 : la licéité du signe

     

     Conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et respect des interdictions spéciales de l’utilisation de certains signes.

     

    Section 1.  Les marques illicites en soi

     

    L’art. L711-3 du CPI pose la condition de licéité du signe pouvant être enregistré comme marque, il comprend  3 alinéas renvoyant chacun à un aspect différent de la condition de licéité de la marque, qui intéresse directement le consommateur en ce qu’il est au centre de l’appréciation de ce critère dans la mesure ou l’alinéa 3 précise que cette condition de licéité s’apprécie par rapport au consommateur qui ne doit pas être trompé par la marque. Ainsi cette condition de licéité a pour but non seulement de protéger l’intérêt général mais aussi le consommateur.

    L’alinéa 1 précise renvoie aux signes exclus par l’article 6 de la Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883, et à l’article 23  de l’annexe IC  à L’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC. Est ainsi interdit l’emploi de marques qui seraient composées des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union (à ce titre on peut noter que la France n’a pas choisi le notifier le coq comme l’un de ses emblèmes selon la CA Paris dans un arrêt du 4 janvier 1980 : puisque « le coq n’est pas actuellement utilisé par l’administration française comme symbole de l’autorité publique et ne compte pas au nombre des emblèmes notifiés à l’OMPI » et que c’est à tort que le directeur de l’INPI a rejeté le dépôt d’une marque constituée par les lettres p&j entrelacées et stylisées dans la forme d’un coq de fantaisie)) , les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un pu plusieurs pays de l’Union sont membres. Les signes exclus par les accords de Marrakech concernent les marques de vins comportant une indication géographique identifiant des vins  ou constitués par de telle indication et les marques de spiritueux contenant une indication géographique identifiant des spiritueux.

    Il est également à noter que l’art. 23 de la Convention Internationale de Genève du 6 juillet 1905 interdit l’emploi à titre de marque les mots « Croix Rouge » et « Croix de Genève » ainsi que leur emblème  et une loi du 6 juillet 2000 pour les emblèmes olympiques et les mots « jeux olympiques ».

    Ainsi cette protection des signes et emblèmes officiels justifiée par l’intérêt général et la souveraineté des Etats profite également au consommateur qui ne sera pas lésé lorsqu’il sera face à ces signes ; puisqu’il en connaitra les titulaires.

     

    Section 2. Ordre public et bonnes mœurs

     

    L’art. L.711-3 b exclut également qu’une marque puisse en tout ou partie être constituée par un signe contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs  cad des marques qui porteraient atteinte à des principes essentiels, au bon fonctionnement de la société. Il n’est pas possible de lister tous les signes contraires à l’OP et aux bonnes mœurs mais on peut déjà citer tous les signes incitant à la haine, violence raciale, intolérance religieuse.

     On peut citer les signes incitant à la consommation de stupéfiants, tel est le cas de la marque « Cannabia » appliquée à des produits alimentaires, susceptibles par nature de contenir du cannabis et jugée contraire à l’OP par la CA Paris dans un arrêt de la 4e ch. Du 18 octobre 2000 ou encore la marque « Chanvrette » associée au dessin d’une feuille de chanvre (même famille que le cannabis) et appliqués à une boisson pétillante non alcoolique à base de chanvre considérée contraire à l’OP par la CA Rennes dans un arrêt du 12 mars 2002 le consommateur moyen avisé pourrait croire que la consommation du chanvre comme substance psychotrope n’est plus interdite en France (L.628 du code de la santé publique et art. 222-37 du code pénal prohibent la consommation du chanvre indien ou de chanvre cultivé de sorte à ce qu’il contienne une quantité suffisante de THC). Cette décision souligne bien que le consommateur est pris en compte dans le caractère licite ou non de la marque et que la marque est jugée licite afin que celui-ci ne soit pas trompé quant aux propriétés du produit en cause mais aussi quant à la loi qui interdit l’usage du chanvre, ainsi intérêt général et protection du consommateur se combinent bien !

    On peut encore citer le jugement du TGI de Paris du 7 juillet 1978 qui a annulé la marque « ticket modérateur » déposée pour désigner des tickets restaurants parce que ce terme avait un sens précis au sens de la législation en matière de sécurité sociale , et pouvait mener non seulement le consommateur comme l’usager à une grande confusion et faisant croire à un service officiel.

    Mais le pcp de spécialité reste quand même pris en compte et pas seulement le citoyen et l’ordre public et qu’un signe n’est pas en soi nécessairement contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, puisque la marque « Opium » appliquée à un parfum a été admise au motif que ce produit était sans rapport avec la consommation de stupéfiants (CA Paris 7 mai 1979).

     

    Section 3. Les marques trompeuses ou deceptives

     

    L’article L711-3 CPI énonce « ne peuvent être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service ».

     

    Cet article, contrairement à ce que souhaiteraient les associations de consommateurs, ne protège pas l’usage d’un signe trompeur dans le commerce, mais empêche seulement qu’un tel signe soit déposé comme marque.

     

    La sanction de l’usage d’une marque trompeuse relève aujourd’hui d’un arsenal juridique extérieur au droit des marques :

    • des articles L 213-1 et suivants du code de la consommation si cet usage est l’instrument d’une fraude ou d’une tromperie.
    • De l’article L 121-1 de ce même code s’il s’agit d’une publicité trompeuse.

     

    On peut envisager dans un premier temps la situation dans laquelle une marque deceptive sera sanctionnée directement par le directeur de l’INPI, et dans un second temps ce que l’on appelle l’usage deceptif d’une marque, qui se rattache à la fonction de garantie de qualité de la marque. Enfin on verra rapidement les procédures de contrôle de la marque.

     

    A. Le refus d’enregistrement des marques trompeuses

     

    On peut dans un premier temps envisager les différents types de marques susceptibles d’être reconnues comme trompeuses, avant d’envisager de quelle manière le déposant veut tromper le public.

     

    1.      Différents types de marques trompeuses :

     

    • Marque sonore : Il n’y a pas de jurisprudence à ce sujet. Selon Isabelle Roujou de Boubée, une marque sonore est susceptible d’être considérée comme deceptive. Ainsi par exemple, une marque sonore de café qui évoquerait le brésil alors qu’il provient d’une autre origine.

     

    • Marque purement figurative : les exemples sont rares, mais le directeur de l’INPI a par exemple rejeté le dépôt d’une marque représentant un dessin de chamois car ce dépôt était fait pour des articles qui n’étaient pas en cuir (décision du directeur de l’INPI, avril 1979, PIBD 1979, III, p 228)

     

    • Marque complexe : il y a dans la marque complexe une dénomination et un élément graphique qui jouent un rôle variable. Par exemple le directeur de l’INPI a refusé le dépôt de la marque « champerlé » sur une bouteille semblable à celles utilisées pour le champagne (décision du directeur de l’INPI, 21 août 1987)

     

    • Marque constituée de nom patronymique : le dépôt du nom « lainé » comme marque pour des tapis et couvertures en tous textiles est considéré comme deceptive (TA Amiens, 21 mai 1974, ann propr ind, 1974, p 150)

     

    • Marque constituée de mots étrangers : observation liminaire : la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique pas aux marques, qui sont considérées comme des signes arbitraires, ne pouvant pas avoir d’équivalent en droit français.

     

    La marque « supermint » a été considérée comme trompeuse pour des produits qui n’étaient pas a base de menthe ou parfumés à la menthe (CA Paris, 12 décembre 1978, annales propriété industrielles, 1979, p 209)

     

    En revanche, la marque « NYC » pour des vêtements a été jugée valable car les magistrats ont estimés qu’il n’était pas établi que les jeunes intéressés par ces vêtements établiraient un rattachement entre ces produits et la ville de New York (CA Paris, 6 mars 2002, juris data N° 2002-180062)

     

    2.      La victime :

     

    Il peut s’agir soit du concurrent, soit du consommateur. On envisagera ici le seul cas du consommateur, victime de la tromperie.

    Il n’est pas nécessaire que celui-ci ait été effectivement trompé, mais seulement que l’erreur soit probable.

    L’éventualité d’une erreur de l’acheteur est appréciée par le juge en fonction du type de clientèle auquel le produit ou le service est destiné.

     

    i.Objet de la tromperie :

     

    On peut distinguer ici selon que la tromperie porte sur le produit ou service directement c'est-à-dire sur ses éléments intrinsèques, ou bien qu’elle porte sur la relation qui unit le produit ou le service à des éléments extérieurs : ses éléments extrinsèques.

     

    -          Tromperie sur les éléments intrinsèques du produit ou du service : on différencie selon que le déposant a voulu induire le client en erreur sur la nature ou bien sur la qualité du produit :

     

    • Marque deceptive sur la nature du produit ou du service : si une marque est formée à partir d’un mot indiquant une caractéristique que le consommateur peut légitimement croire être celle du produit ou du service, désigné, il faut impérativement que cela corresponde à la réalité, faute de quoi la marque est deceptive.

     

    Ainsi par exemple, la marque « tropical » pour des huiles et graisses ne résistant pas à la chaleur tropicale (TA Paris, 28 mai 1970, PIBD 1970, III, 231)

    De même, la marque « « caviar petrossian » pour des œufs de poisson autres que du caviar (CA Paris, 17 septembre 1999, PIBD 1999, 689, III, p 17)

     

    En revanche, lorsque la caractéristique évoquée par la marque parait purement fantaisiste, il n’y a pas de risque pour le consommateur.De ce fait, la jurisprudence a validé la marque « hippopotamus » pour des restaurants, car le consommateur ne risque pas de croire que l’on y consomme des hippopotames

     

    • Marque deceptive sur la qualité du produit ou du service : la marque « servi frais » pour des produits surgelés est considérée deceptive (CA Paris, 12 février 1981, annales propriété industrielle, 1981, p 32)

     

    De même, en matière viticole,  la marque « Napoléon » pour des eaux de vie n’ayant pas 5 ans d’âge a été jugée trompeuse (CA Paris, 11 février 1982, PIBD, 1982, III, p 94)

     

    -          Tromperie sur les éléments extrinsèques du produit ou du service :

     

    • Marque suggérant une origine : par exemple la marque « la pizza de Saint-Tropez » pour des pizzas fabriquées ailleurs est deceptive (CA Paris, 9 février 2000, PIBD 2000, 699, III, p 287)

     

    De même la marque « Milwaukee Company » pour des vêtements qui n’étaient pas américains (CA Paris, 2 décembre 1986, PIBD 1987, III, p 182)

     

    Ici encore, si l’origine est jugée suffisamment fantaisiste, la marque peut être déposée : c’est le cas de la marque « place Vendôme » pour des instruments pour écrire (TA Paris, 7 juillet 1976, PIBD 1976, III p 461) ou encore « Mont Saint-michel » pour du beurre de toutes origines (CA Douai, 1er décembre 1982, Gazette du Palais, 1983, II, p 447, note J. Rozier)

     

    • Marque suggérant un contrôle et la garantie du produit ou du service : la jurisprudence est extrêmement ferme à leur égard, et par exemple refuse tout dépôt de marque utilisant le terme « pharma » pour des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique.

     

    • Marque évoquant une récompense : l’Administration se montre méfiante si le produit ou le service désigné n’a pas réellement bénéficié de cette récompense. Elle a ainsi rejeté les marques « Oscar du fret aérien » pour des services d’éducation et de divertissement.

     

    Elle a encore rejeté le dépôt de la marque « super oscar » pour des vêtements et des chaussures (décision du directeur de l’INPI, 1980, PIBD 1980, III, p 181)

     

    • Marques comportant le terme « France » : la jurisprudence les analyse et ne rejette que les marques qui s’insèrent dans un  contexte qui suggère l’existence d’une garantie.

     

    « France chauffage » pour des installations de chauffage a été rejetée (CA Paris, 26 novembre 1979, annales propriété indu, 1980, p 364)

     

    « Pradel France Distribution » en revanche a pu faire l’objet d’une marque car les magistrats ont estimés qu’elle laissait seulement supposer l’existence d’un secteur de distribution et non celle d’une provenance particulière des produits ou leur couverture par une garantie spéciale (CC° Chambre Commerciale, 9 mars 1999, PIBD, 1999, 679, III, p 299)

     

    Enfin, une marque peut devenir trompeuse du fait de son titulaire, et par conséquent encourir la déchéance. Cette cause de déchéance est introduite à l’article L 714-6 b) du CPI, par souci d’harmonisation avec la Directive du Conseil des Communautés Européennes. Ici donc, le vice qui affecte la marque n’est pas originel. Pour reprendre l’expression de Colombet : « Il peut en être ainsi lorsque, compte tenu de la transformation des esprits ou des usages, une marque non deceptive à l’origine devient trompeuse ».

    Il y a peu de jurisprudence à ce sujet.

    Ce qui a retenu notre attention est l’effort de la doctrine en vue de développer ce concept afin de protéger le consommateur.

    Y. Reboul a par exemple envisagé la déchéance de la marque devenue trompeuse du fait de la modification de la qualité des produits vendus sous la marque. De même lorsque le titulaire concède une licence (même auteur).Ou encore lorsqu’une marque devenue notoire utilise son nom pour des produits qu’elle ne distribuait pas auparavant (B Schaming) (cf. : procès Apple et Apple)

     

    3.      Jurisprudence communautaire :

     

    On peut ne citer qu’un arrêt, qui nous parait résumer pas mal de points concernant le caractère trompeur de la marque en droit communautaire.

    Il s’agit de l’arrêt rendu le 30 mars 2006 par la CJCE : « Elizabeth Emanuel ». (PIBD, 2006, N° 830, III, p 356)

    Premièrement, dans cet arrêt les juges rappellent que « le motif d’ordre public qui justifie l’interdiction édictée par l’article 3§1 g) de la directive est la protection du consommateur »

    La CJCE précise que le caractère trompeur suppose que la marque crée un risque de confusion « dans l’esprit du consommateur moyen », à condition toutefois « que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur »

    Mais surtout, la CJCE répond par la négative à un litige qui s’est également posée en France, sur la question de savoir si une marque peut devenir deceptive lorsqu’elle comporte le nom d’une personne, à la suite du départ de cette dernière.

     

    En effet, il était soutenu que lorsque la personne ayant autorisé l’usage de son nom à titre de marque jouit d’une réputation pour la conception ou la fabrication des produits en cause, son éviction de l’entreprise rendrait la marque deceptive, le public pouvant à tort attacher à ce nom une qualité de produits (CA Paris, 15 décembre 2004 « Inès de la Fressange », D 2005, AJ, p 772)

    La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2006 avait contourné le problème en empêchant Inès Seignard de la fressange de demander la déchéance de la marque sur le fondement de l’article 1628 du Code civil : la garantie d’éviction.

    La CJCE, en se basant sur l’intérêt du consommateur, affirme que dans une telle situation, le rôle essentiel de la marque, qui est de garantir que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriquée ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, est préservé. (CJCE, 30 mars 2006, aff C/259/04, « Elizabeth Florence Emanuel »).

    Le consommateur n’est donc pas trompé selon la CJCE lorsqu’il achète un produit en considération de la marque patronymique désignant une personne qui ne les fabrique plus.

     

     

     

    B.L’usage deceptif de la marque, sa fonction de garantie :

     

    Cette réflexion part du constat que fait le professeur Mathély : « c’est parce que l’objet marqué provient d’une origine constante que le consommateur peut attendre la permanence de certaines qualités ».

     

    En effet, si le client n’est pas déçu, il aura naturellement tendance par la suite à porter sa préférence vers le même produit ou service.

     

    Cette fonction de garantie de qualité est fragile cependant car elle n’est qu’économique ou de fait : si le titulaire de la marque trahit la confiance de ses clients en réduisant la qualité de ses produits, la seule sanction qu’il encourt est économique : une perte de clientèle. Aujourd’hui on ne considère pas, comme on l’a vu tout à l’heure, que ce changement de qualité permette de demander la déchéance de la marque pour deceptivité.

     

    Une évolution jurisprudentielle de la CJCE portant sur la fonction de garantie de la marque est significative de la prise en compte croissante des intérêts des consommateurs en droit communautaire.

     

    1er temps : négation de la fonction de garantie : les arrêts Hag I et Centrafarm, du 3 juillet 1974 : la CJCE nie la fonction de garantie d’origine des produits marqués dans l’intérêt des consommateurs (recueil, p 731 et 1183)

    Dans l’arrêt Hag I, la marque « Hag », désignant des cafés se trouvait, à la suite d’une cession forcée intervenue à l’issue de la seconde guerre mondiale, détenue dans deux Etats membres, par deux titulaires, entre lesquels n’existait aucun lien d’aucune sorte.

    Le titulaire de l’une des marques exporta des produits marqués vers l’Etat où la marque appartenant à l’autre titulaire produisait effet. Celui-ci exerça alors une action en contrefaçon de sa marque. La CJCE fut saisie par un recours préjudiciel tenant à déterminer la compatibilité de cette action avec les règles de libre circulation des marchandises. La Cour y répondit par la négative, en soulignant que « l’indication de l’origine d’un produit de marque est utile, l’information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises ».

     

    En conséquence, les produits d’origine différente peuvent circuler simultanément sur un territoire national sous la même marque, pour la plus grande confusion des consommateurs, puisque les produits risquent de ne pas présenter les mêmes qualités.

     

    2ème temps : évolution : l’arrêt « Terrapin-Terranova », CJCE, 22 juin 1976 : la cour modifie son point de vue et considère que la marque, outre sa fonction de réservation et de protection du titulaire contre la contrefaçon, a pour rôle de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits (recueil, p 1039)

    Dans cette affaire, deux entreprises, dans deux Etats membres, avaient déposé deux marques similaires pour des produits similaires. L’action du titulaire, tendant à empêcher l’usage de la marque similaire sur le territoire de l’Etat  où sa marque produisait effet, a été jugée compatible avec la règle de libre circulation des marchandises, dès lors qu’il existait un risque de confusion.

    3ème temps : aboutissement : dans un litige concernant la même marque « Hag », et posant le même problème, la CJCE a renversé la solution de l’arrêt Hag I, pour juger légitime l’opposition à l’importation autorisée par la législation nationale.

    Dans cet arrêt Hag II, du 17 octobre 1990, la CJCE énonce que pour que la marque puisse jouer son rôle de qualité, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ».

    Question : la solution valait elle aussi dans l’hypothèse, plus fréquente, d’une cession volontaire ?

    Le problème qui se pose : en France, et contrairement à certains pays comme l’Allemagne, la marque est un élément du fond de commerce, et peut être cédée.

    Il est intéressant de noter qu’en Allemagne on fonde l’interdiction de céder une marque indépendamment du fond de commerce sur la tromperie qu’elle pourrait constituer à l’égard des consommateurs.

    L’article 6 quater de la Convention de l’Union de Paris concilie les deux conceptions en disposant que si un pays oblige la cession du fond de commerce/entreprise avec la marque, il suffira pour que cette cession soit valide que la partie du fond de commerce ou de l’entreprise située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque cédée.

    La CJCE, dans un arrêt « Ideal Standard » du 22 juin 1994 a répondu par l’affirmative (recueil p I-2836).

     

     

    C.  les procédures de contrôle 

     

    On peut rapidement rappeler qu’un double contrôle est exercé sur la validité des marques : un contrôle a priori lors du dépôt, suivi d’un contrôle a posteriori alors que le titulaire a un droit de propriété intellectuelle sur la marque.

    A priori : le Directeur de l’INPI peut rejeter le dépôt s’il considère que l’un des éléments requis pour l’obtention d’un droit de marque n’est pas remplis (L 712-7 CPI)

    Le déposant pourra intenter un recours devant sa Cour d’appel (L 411-4 CPI)

    A posteriori : La nullité peut être demandée soit pas voie principale, soit par voie reconventionnelle.

    L’action reconventionnelle est quasi systématique de la part des défendeurs à qui l’on reproche un acte de contrefaçon, de la même manière que ce que l’on a vu en matière de brevet. Il est parfois donc dangereux de se lancer dans de telles actions.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Chapitre 2 : La distinctivité du signe

     

    Le caractère distinctif de la marque signifie que celle-ci doit permettre d’identifier un produit ou un service parmi les produits  & services de même nature proposés par les concurrents. En  droit français L.711-2 CPI déclare dépourvu de caractère distinctif les signe sou dénominations génériques ou descriptifs, de ce point de vue, l’exigence de distinctivité se trouve toute entière absorbée par la prohibition des marques génériques ou descriptives.

     

    I. Le caractère arbitraire de la marque

    Le droit à la marque n’est pas un droit sur une création nouvelle. Il importe donc peu que les termes choisis comme marque ne soient pas le fruit d’une œuvre d’imagination et soient déjà tout à fait connus ou même courants et appartiennent au langage usuel. Ce qu’il faut c’est que leur choix ne retire pas du domaine public des signes qui nécessaires à tous les commerçants qui exercent des commerces de même nature pour présenter leur marchandises ou offrir leurs services au public. L’appropriation de tels termes constituerait une entrave à l’exercice de leur activité.  Ces signes peuvent être indispensables aux concurrents de 2 façons :

    ·          Tout d’abord ils peuvent constituer la désignation même du produit vendu ou du service offert = marque générique/banales nécessaires qui sont nulles à ce titre

    ·         Le signe peut également être composé par un terme indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit = marque descriptive qui est également nulle à ce titre.

    Il se peut que des termes, qui, pris isolément seraient générique ou descriptifs, soient combinés entre eux pour former un tout suffisamment distinctif pour que la marque soit valable. Certaines décisions sont hostiles à cette validité prétextant que l’on ne peut retirer du domaine public des termes usuels cf. Paris 30 avril 1981 → opposition de Galloux & Azéma. Dans de tels cas on se trouve en présence de marques faibles, et seul l’ensemble est protégé tandis que les éléments banaux pris isolément ou autrement groupés peuvent être naturellement utilisés par les concurrents.

    Il se peut aussi que le caractère générique/descriptif soit contenu dans une syllabe de la marque, préfixe, suffixe ex : produit pharmaceutiques qui comprennent  souvent des radicaux indiquant la composition du produit ou sa destination, cela n’empêche pas l’ensemble du mot composé d’être un signe de protection.

    Plusieurs syllabes ayant une signification peuvent être regroupées en un seul mot pour constituer un néologisme, l’ensemble pourra constituer une marque valable même si les syllabes sont banales.

    Des initiales, même si elles correspondent à des termes banaux, génériques ou descriptifs peuvent constituer des marques valables.

    Il peut aussi arriver qu’un terme insuffisamment distinctif à l’origine acquiert par l’effet de la durée la valeur d’une marque et soit protégé comme tel cf. art. 6 de la convention internationale de l’Union de Paris disposant que pour l’appréciation du caractère distinctif il faut tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment la durée de la marque.

    Selon une jpce constante, c’est toujours à la date d’acquisition du droit (cad lors du dépôt et de l’enregistrement) qu’il faut se placer pour juger du caractère arbitraire, et de la validité. Si le caractère générique/descriptif existait dès ce moment, ma marque est nulle. Si la marque était arbitraire à ce moment, elle conserve ce caractère et doit être déclarée valable même si les termes sont devenus très courants → vif succès de la marque (pas de déchéance pour excès de notoriété en droit français, L.714-6 CPI prévoit la déchéance lorsque la marque est devenue la désignation usuelle du produit).

     

     

    II. Les marques génériques ou nécessaires

     

    La marque générique est celle qui est constituée uniquement par l’appellation usuelle du produit désigné ou du service offert. Une telle marque ne peut être valable car on ne peut contraindre les concurrents à ne pas user du langage commun et à utiliser des périphrases pour désigne les produits et services de leur commerce. Il importe peu qu’il existe des expressions banales pour désigner le même produit ou service.

    L.712-2 a la définit comme «  celle qui dans le langage courant ou professionnel est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ».

    ·         Le signe est nécessaire lorsqu’il est constitué d’un signe dont l’emploi est exigé pour la désignation de l’objet en cause ex : chaise pour des chaises !

    ·         Le signe est générique lorsqu’il définit la catégorie, l’espèce ou le genre auquel appartient l’objet ex : siège pour des sièges !

    ·         Le signe est usuel lorsqu’il est communément utilisé pour désigner l’objet en cause ex : bagnole pour des automobiles.

    Bcp de jpce / néologisme formés à partir de termes existants. La jpce considère qu’il s’agit de marques valables dans la mesure où le néologisme présente une part suffisante d’arbitraire dans le choix des termes, leur inversion, leur contraction, leur déformation (ex : soldécor pour des revêtements de sols et de murs cf. CA Paris 9 février 1978) à l’inverse la marque sera considérée comme nulle lorsque le mot forgé est trop proche de celui à partir duquel il est formé (ex : baby slip pour des couches cf. CA Paris 23 février 1981).

    Pour les marques constituées de termes étrangers qui seraient génériques dans le pays d’origine, la question de savoir s’il présente en France un caractère suffisamment arbitraire dépend de la manière dont il est compris par la majorité de nos concitoyens ex : New York sera une marque générique nulle (TGI Bordeaux 27 janvier 1978) mais pas Fragola (CA Paris 23 février 1981).

    ·         Les marques figuratives peuvent aussi être nulles en tant que génériques et banales, chaque fois que l’emblème ou la forme apparaitra comme nécessaire pour désigner le produit ou pour servir à son emballage, la marque sera déclarée nulle ex : une vache pour des fromages.

    Sont considérés comme non-distinctifs « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (ex : la division d’une barre de chocolat en dents unies par la base permettant un sectionnement facile de cette barre.) Pour la CJCE c’est même un obstacle préliminaire qui empêche l’enregistrement indépendamment de son caractère distinctif ou non

    ·         Les marques nominales, Ex : banquette-lit, parfum de voyage, fondant d’oie. Mais pas doudou pour une peluche car ce mot signifie aussi une jeune femme aimée ou une monnaie ancienne, et il existe d’autres vocables !

    Pour l’appréciation du caractère générique d’une marque nominale, il importe peu que celui-ci soit un néologisme ou qu’il s’agisse d’un mot étranger. Le néologisme sera considéré comme distinctif s’il présente une part suffisante d’arbitraire (ex : « gore » pour des films d’épouvante).

     

     

     

     

     

     

    III. Les marques descriptives.

     

    L.711-2 b « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » constituent des marques descriptives ».  Il s’agit de ce qui est commun à tous les objets semblables.

    Il est normal que de telles marques soient nulles car on ne peut pas permettre à un commerçant de s’approprier des termes indispensables à ses concurrents pour définir la composition, les qualités et caractéristiques essentielles de ses produits.

    Différence d’appréciation / caractère générique : pour Françon le terme générique rend intenable la position des concurrents obligés d’user de périphrases alors que pour les marques descriptives la situation des concurrents est seulement inconfortable, le monopole ne porterai que sur un des traits caractéristiques du produit ou du service ne cause, ces commerçants conserveraient la possibilité de mettre en lumière d’autres traits de ce même produit ou service pour attirer l’attention du public sur lui. La formulation de la loi nouvelle est de nature à permettre une appréciation plus sévère de cette exigence et à faire considérer comme descriptive des marques seulement  évocatrices.

    La prohibition des marques descriptives ne doit pas empêcher les marques évocatrices qui se bornent à faire allusion à certaines caractéristiques ou qualités du produit ont ainsi été annulées en raison d eleur caractère descriptif super glue pour des colles (Com. 6 novembre 1984) mais a été validée camping-gaz pour des réchauds à gaz (CA Paris 23 juin 1981).

    A l’instar de la marque générique, pour qu’une marque descriptive soit jugée valable, il faut qu’elle indique une qualité, une quantité du produit ou du service, et non pas qu’elle se contente de l’évoquer ou de la suggérer.

    ·         L’espèce du produit ou du service : « affaires » pour un journal économique jugé descriptif

    ·         La qualité du produit ou du service : « bril » pour désigner des produits d’entretien automobile jugé descriptif.

    ·         La destination du produit ou du service : « Grand chef » pour désigner des vestes destinées aux seuls grands cuisiniers jugé descriptif.

    ·         La provenance géographique du produit ou du service ; « Hollywood story » pour des livres et des revues relatifs au cinéma jugé descriptif.

    En matière de marque complexes, la combinaison d’éléments dont certains sont dépourvus de caractère distinctif et d’autre de nature arbitraire peut suffire à conférer à l’ensemble ainsi constitué sa capacité d’exercer la fonction légale de marque. Ex : Validité de la marque constitué par la combinaison de 2 éléments qui sont en eux-mêmes descriptifs.

     

    Ø  Les marques fonctionnelles :

     

    Forme imposée par la nature ou la fonction du produit. Ex : forme d’une tablette de chocolat qui sert à la sectionner en carrés. Mais pas la forme de la bouteille d’eau Perrier car on peut enfermer l’eau dans d’autres formes de récipients.

     

     

     

     

     

     

     

    Chapitre 3 : la disponibilité du signe

     

    Pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitimement déposé, il faut qu’il soit disponible cad qu’un tiers n’ait pas déjà acquis des droits sur lui. Il ne s’agit pas de nouveauté au sens du droit des brevets, il suffit que la marque ne soit pas au moment de son dépôt, l’objet d’un droit concurrent dans le même secteur d’activité.

     

    I.                    La Nature des droits antérieurs opposables

     

    A.     Principes

     

    • L.711-4 du CPI dresse une liste des différents droits antérieurs susceptibles de faire échec au dépôt d’un signe à titre de marque. On y trouve des antériorités et n’affectent la marque que dans la limite du pcp de spécialité : tel est le cas de la marque antérieure, de la dénomination ou raison sociale, du nom commercial, de l’enseigne. On y trouve aussi d’autres droits tel que les DA (ex : Tarzan ne peut pas être utilisé car titre d’une œuvre littéraire, retiens la nuit est un titre original d’une chanson et ne peut être utilisé comme marque de parfum), dessins &modèles (, la marque constituée par le dessin d’Astérix est valable car l’auteur a donné son autorisation, idem pour Schtroumpfs, Mickey, logos, forme d’un produit…), droits de la personnalité etc.…

    Cette liste n’est pas exhaustive.

    ·         L’antériorité la plus fréquemment invoquée est constituée par une autre marque. Le droit français exige que celle-ci ait été déposée en France (également sous la forme de marque internationale ou communautaire) et que son dépôt soit encore en vigueur. Ainsi le dépôt d’une marque doit donc pour être effectué avec sécurité, être précédé d’une recherche d’antériorités, qui sera effectuée, le cas échéant par des conseils en PI, des cabinets spécialisés ou encore l’INPI.

     

    B.      Antériorité constituée par d’autres signes distinctifs

     

    Un pb délicat et controversé est celui de savoir si une enseigne, un nom commercial, peuvent constituer une antériorité de nature à rendre une marque nulle.

     

    1.      le nom commercial

    Dans le sens d’un refus du nom commercial comme antériorité, de nombreux arguments existent :

    Ø  Si une marque en usage antérieur mais non déposée n’empêche pas la validité de la marque déposée, a fortiori doit-il en être de même du nom commercial qui est un droit de nature différente (idem pour l’enseigne). En effet il serait dangereux de permettre à un droit au nom commercial (ou à l’enseigne), non publié lui aussi, de constituer une antériorité de nature à rendre nul un acte de dépôt postérieur, effectué alors que le déposant n’avait pas la faculté pratique de connaitre l’existence de tels droits.

    Ø  Ensuite il semble difficile d’admettre que le titulaire d’un nom commercial né dans des conditions parfaitement correctes puisse voir l’efficacité de ses droits compromise par le dépôt postérieur d’une marque de fabrique qui viendrait créer des dangers de confusion avec eux.

    Ø  L.711-4 b dispose ajd « on ne peut adopter comme marque un signe qui porte atteinte à un droit antérieur » et notamment « à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

     

     

     

     

    2.      l’enseigne

     

    Elle n’a qu’un rayonnement localisé, et ne pourra donc pas en pcp, faire annuler une marque qui serait déposée postérieurement sauf dans l’hypothèse de L.711-4 c ou elle est connue sur l’ensemble du territoire. Dans ce cas elle constitue un signe indisponible, et un dépôt postérieur en tant que marque ne peut pas être valablement effectué, s’il existe en + un risque de confusion.

     

    3.      la dénomination sociale

     

    La DS est celle donnée à la personne morale qui exploite l’entreprise, elle joue pour la société un rôle du nom patronymique d’une personne physique.

    Certaines décisions de jpce en ont déduit que le domaine de sa protection était plus étendu que celui des autres signes distinctifs, et qu’elle était de nature à constituer une antériorité au-delà du secteur d’activité de l’entreprise qu’elle désignait.

    Galloux & Azéma critiquent cette solution et pensent que la loi nouvelle a brisé cette jpce.

     

    4.      nom de domaine internet

     

    L’opposabilité du droit antérieur est subordonnée à son exploitation effective. Un simple dépôt sur un site d’enregistrement des noms de domaine ne suffit pas.

     

    5.      Droits de la personnalité d’un tiers

     

    Image, voix, nom patronymique ou pseudonyme d’une personne sans son consentement. Interdiction absolue, même en l’absence de préjudice ou de risque de confusion.  (Boissy d’Anglas aurait fait perdre sa valeur historique au nom)

    Signe portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

    Si une marque a été déposée au mépris des R sur les droits antérieurs, les titulaires de tels droits peuvent a posteriori exercer contre le déposant l’action en nullité de la marque. L’INPI ne procède pas à une recherche des antériorités. Il est donc possible qu’il ait accepté d’enregistrer un signe qui n’était pas disponible.

     

    II.                  Les limites à l’opposabilité des droits antérieurs

     

    La disponibilité du signe choisi s’apprécie de façon relative, l’opposabilité des droits antérieurs est limité par plusieurs pcp :

     

    A.     Le principe de spécialité

     

    • Pour qu’une antériorité puisse rendre un signe indisponible, il faut que celle-ci existe dans le même secteur commercial que celui ou l’on veut déposer la marque. Il importe peu que le même signe soit déjà utilisé dans d’autres branches commerciales pour des produits/services différents, car dans ce cas il n’y a pas de risque de confusion, et la marque peut jouer son rôle distinctif. Ainsi le pcp de spécialité désigne le signe qui n’est protégé que pour des produits/services déterminés.
    • Une marque ne constitue une antériorité que pour les produits ou services figurants dans l’acte de dépôt. Le déposant a l’obligation d’indiquer lors du dépôt, la liste des produits/services pour lesquels il sollicite la protection, avec l’indication des classes correspondantes.

    Ces classes de produits et services ont été mises en place par la classification internationale des produits & services adoptée lors de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957, révisé en 1957 et 2002 : on compte 34 catégories de produits et 11 de services. Cette classification a pour but de calculer les taxes de dépôt et de faciliter les recherches d’antériorités mais est dépourvue de portée juridique. Il résulte que des produits figurants dans la même classe peuvent être considérés comme différents alors que des produits rattachés à 2 classes différentes seront considérés, le cas échéant comme similaires.

    • Qu’est ce que des produits/services similaires ?il existe 2 méthodes pour le déterminer :

    Ø  Un critère objectif et juridique qui ne considère comme similaires que les produits dont la nature et l’usage, sont extrêmement voisins.

    Ø  Un critère économique et subjectif qui étend le domaine des produits que l’on peut considérer comme similaires : seront considérés ainsi les produits dont le public a toutes les raisons de croire qu’ils proviennent du même fabricant.

    Ø  La jpce actuelle dominante se caractérise par une appréciation plus subjective écartant la possibilité de déposer des marques identiques ou voisines, pour des produits/services de nature différente mais que la clientèle peut attribuer à la même origine en raison de leur destination, complémentarité, similitude des outillages de fabrications ou des circuits de distribution.

     

    B.      Le principe de territorialité

     

    Les seules antériorités opposables pouvant ruiner la disponibilité du signe sont les marques, ou autres signes distinctifs, qui sont protégés sur le territoire français. Pour les marques il s’agit de celles enregistrées en France suite à un dépôt nationale/international ou communautaire. Si le signe n’est pas protégé en France il est indisponible quand bien même il serait déjà approprié à l’étranger.

     

    C.      Le droit d’opposer une antériorité

     

    L.714-3 al3 : Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité pour indisponibilité du signe. Application délicate pour les signes distinctifs collectifs tels que les AOC. En toute hypothèse, le droit d’opposer une antériorité n’est pas ouvert à celui qui est poursuivi en contrefaçon. Cette règle conduit parfois le présumé contrefacteur à racheter des droits antérieurs afin de pouvoir les opposer au titulaire de la marque qui l’attaque. La jurisprudence a tendance à considérer de telles acquisitions comme frauduleuse (mais pas de généralisation).

     

    D.     Marque notoire

     

    • Cette notion a été consacrée dans l’art. 6bis de la Convention de l’Union de Paris et L.711-4 du CPi sans qu’aucune définition n’ait été donné.

    La doctrine s’accorde à considérer comme notoire la marque qui est connue d’une large fraction du public, le grand public et pas un public de spécialistes.

    La notoriété doit ainsi s’apprécier par rapport à l’ensemble de la population, la jpce retient plusieurs indices comme l’ancienneté de la marque, sa durée de son usage, l’effort publicitaire, la diffusion massive du produit.

    • Le titulaire d’une marque notoire en France qui n’a pas été  déposée  ne bénéficiera pas de l’action en contrefaçon mais pourra invoquer la marque notoire pour faire opposition à l’enregistrement du signe par un tiers, ou d’agir en nullité de cet enregistrement (L.711-4 a et L.712-4 CPI).
    • La reconnaissance de la notoriété à un signe distinctif emporte un effet notable :

    Ø  la dérogation à la règle de la territorialité. Le titulaire d’une marque notoire est protégé en l’absence de tout dépôt.

    Ø  En revanche, la notoriété ne permet pas de déroger au principe de spécialité. Cependant, le titulaire d’une marque notoire peut s’opposer à l’utilisation de sont signe par un tiers pour des services ou des produits différents de ceux protégés via l’action en concurrence déloyale lorsque le risque de confusion est avéré. Un signe distinctif notoire peut constituer une antériorité opposable même dans un autre secteur d’activité. Elles restent soumises au principe de spécialité. Toutefois, le dépôt de la même marque pour des produits mêmes différents peut être rejeté par l’INPI ou annulé a posteriori par le juge si le titulaire de la marque notoire subit un préjudice ou si l’emploi de la marque constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Le caractère préjudiciable de l’emploi de la marque peut résulter de l’utilisation avilissante du signe (dépôt pour une messagerie érotique du mot Etam, déjà utilisé pour de la lingerie féminine). L’exploitation est injustifiée en cas d’intention de nuire ou de parasitisme. La protection est fondée sur la théorie des agissements parasitaires et celle de l’abus de droit.

     

    Ont par exemple été considérés comme indisponibles, et par suite interdites au nouvel utilisateur les marques  Waterman pour des lames de rasoir, ou Michelin pour des pâtisseries. Au contraire, Coca a pu être utilisé pour des produits de parfumerie, Chanel pour des boissons alcoolisées. En définitive, les juges peuvent donc déroger à ce principe selon leur appréciation souveraine

     

    E.      Marque de renommée 

     

    Visée par L.713-5 du CPI, c’est une notion équivoque. Ajd sous l’impulsion de la CJCE et son interprétation de l’art. 5.2 De la directive, il semble que cette notion implique une réputation bien moindre que la marque notoire. Il doit s’agir d’une marque connue d’une partie significative du public pour les produits/services couverts par elle. La connaissance peut être limitée à une partie substantielle d’un territoire et le public à prendre en considération n’est pas le grand public.

    Elle a ainsi une réputation inférieure à celle de la marque notoire, ce qui justifie la qualification de marque jouissant d’une renommée ne permette pas de déroger au pcp de territorialité et emporte des csq quant à l’application du pcp de spécialité.

    • Incidence sur l’application du pcp de spécialité : L.713-5 al 1 dispose « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». En revanche il ne permet pas de faire échec à l’enregistrement pour des produits non similaires d’un signe de nature à porter préjudice au titulaire de la marque jouissant d’une renommée (solution différente en droit communautaire qui prévoit la possibilité pour le titulaire de former opposition).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Chapitre 4 : le principe de spécialité

     

    L'acquisition de la marque et dès lors sa protection n'interviennent qu'à l'intérieur de la sphère définie par l'enregistrement du signe considéré.

    Dans la forme, l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle (détaillé à l'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle) impose à toute demande d'enregistrement de « comporter le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique ».

    De ce point de vue, le déposant est en réalité tenu d'une double obligation :

    • D'une part, il lui est imposé de mentionner les classes de produits ou de services pour lesquels il sollicite la protection de son signe.
    • D'autre part, et surtout, il lui est imposé d'énumérer les produits ou services pour lesquels il en revendique les bienfaits, sans pouvoir se contenter dans son dépôt d'une simple référence à la tête de chapitre de cette classe.

    La classification offerte au choix du déposant n'a qu'une valeur administrative. Elle n'a d'autre utilité en vérité que de faciliter le calcul des taxes de dépôt et la recherche d'antériorités. Ainsi, d'ailleurs, la rectification relative aux classes, certaines ayant été omises lors du dépôt, n'affecte pas la validité de la marque.

     

    Au fond, le principe de relativité de la marque que l’on va étudier s’exprime dans un principe fondamental du droit des marques, et plus généralement des signes distinctifs : le principe de spécialité.

     

    Le principe de spécialité de la marque résulte en lui-même du contenu des formalités requises aux fins d'enregistrement de la marque. L'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens : « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ».

     

    Il signifie que le droit des marques n’existe, et donc n’est protégé que dans le rapport du signe avec des produits ou services.

    Le principe tend par là-même à garantir la liberté du commerce et de l’industrie en évitant que le titulaire puisse, sans justification, empêcher d’autres opérateurs d’utiliser le signe dans l’exercice d’activités différentes, non susceptibles d’être confondues avec les siennes.

    Il se déduit des justifications et finalités du droit de marque. Contrairement au droit des brevets ou au droit d’auteur, ce droit n’est pas octroyé en contrepartie d’un enrichissement de la collectivité par un travail de création, mais uniquement pour permettre à un opérateur de distinguer ses produits ou services, sans confusion possible, de ceux de ses concurrents.

    On dit d’ailleurs traditionnellement que la marque est un « droit d’occupation » du signe choisi. Il est donc logique que le signe ne soit protégé que dans les limites de sa finalité, mais aussi qu’il puisse l’être sans limitation de durée.

    Cela dit, un même signe peut cumuler une protection par le droit des marques et le droit d’auteur ou des dessins ou modèles.

    En application du principe de spécialité il a par exemple été jugé que la commercialisation de tee-shirts reproduisant un flacon de parfum protégé par un droit de modèle et un droit de marque constitue une contrefaçon du premier mais pas du second parce que les produits litigieux n’étaient pas visés dans l’enregistrement de la marque. (CA Paris, 19 mars 1992)

     

    Il reste néanmoins à déterminer l'emprise effective du principe de spécialité, surtout dans l'optique de la contrefaçon dont les conditions varient en fonction de l'identité ou de la similitude des produits ou services en cause

     

     

    I/ La subordination du droit de marque à des produits ou services déterminés

     

    A)     Le caractère relatif de la marque

     

    La caractéristique essentielle du droit des marques tient dans sa relativité. Ce droit, contrairement au droit des brevets ou au droit d’auteur, ne protège en effet pas le signe enregistré en tant que tel. Il ne confère à son titulaire qu’un monopole d’exploitation sur ce signe dans la seule relation qu’il a avec des produits ou services déterminés.

     

    Au-delà de ce cercle, étendu aux produits ou services similaires, le droit des marques n’existe tout simplement pas.

     

    Le droit des marques n’est donc pas un droit absolu car il ne protège le signe qu’en tant qu’il désigne certains produits ou services.

     

    Le terme de « droit absolu » est bien utilisé dans la Directive et par la CJCE, mais il s’agit seulement e faire apparaitre que le constat d’une atteinte au droit de marque n’est pas subordonné à la preuve de l’existence d’un risque de confusion dans l’hypothèse d’une identité à la fois entre les signes en litige et entre les produits ou services qu’ils désignent.

     

    Ainsi les tiers peuvent exploiter voire déposer un signe identique, et a fortiori similaire, pour désigner des produits ou services ni identiques ni similaires.

     

     

    B)     La détermination des produits et services protégés

     

    La protection de la marque englobe tout d'abord à l'évidence les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Il en est ainsi très simplement pour permettre à la marque de remplir la fonction distinctive que lui assignent les textes.

     

    La protection de la marque s'étend ensuite aux produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Au-delà de la simplicité de la formule employée dans ce cadre, se pose la question éminemment complexe de la notion elle-même de similitude

     

    Celle-ci, à défaut de définition légale, peut être entendue en deux sens distincts :

    • Dans un sens étroit au titre d'un critère « objectif et juridique » tiré de la nature ou de l'usage des produits ou services
    • Dans un sens plus large au titre d'un critère « subjectif et économique » qui permet alors de considérer comme similaires « des produits dont le public a toutes raisons de croire qu'ils proviennent du même fabricant »

     

    1) La ressemblance intrinsèque des produits, ou similitude par nature (sens étroit).

     

    Tel est le cas lorsque des produits ou services se ressemblent en eux-mêmes.  Ils répondent aux mêmes besoins, ont la même destination ou finalité, relèvent des même circuits de distribution ou sont vendus dans les même lieux.

     

    La CJCE a confirmé sur ce point que la similitude s’apprécie en tenant « compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services (…) (qui) incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE 29 septembre 1998, « Canon »)

     

    Ainsi, des produits de parfumerie et cosmétique constituent des produits similaires à des produits pharmaceutiques car ils sont « destinés aux soins et à l’entretien du corps et peuvent être vendus sur des points de vente communs » (CA Paris, 19 septembre 2001).

     

    Même solution retenue pour le bière et le vin (CA Paris, 7 octobre 2005)

     

    En revanche, il a été décidé, de façon un peu sévère, que les rhums et les bières ne sont pas des produits similaires (CA Colmar 21 septembre 2004).

     

    2) La ressemblance extrinsèque des produits, ou similitude de produits différents par nature (sens large). 

     

    Même lorsque les produits ou services ne présentent pas, par nature, de ressemblances quelconques, les juges peuvent encore conclure à leur similitude si les consommateurs peuvent, en raison des circonstances, être portés à les attribuer à une même origine.

     

    Il a ainsi été jugé que des parfums et des vêtements sont similaires car « il n’est pas contesté que les sociétés de prêt-à-porter  ont diversifiées leurs activités dans ce secteur » (CA Paris, 6 septembre 2000).

     

    La même solution a été retenue entre des pâtes et des conserves alimentaires au motif que les fabricants de pâtes ont tendance à proposer également des sauces sous forme de conserve ( CA Paris, 31 octobre 1991).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    II/ Les Produits similaires et le cumul de protection :

     

    A)     Approche jurisprudentielle de la similitude des produits + notoriété marque

     

    1) Saisie de questions préjudicielles en interprétation de la Directive, la CJCE a consacrée une méthode, dite globale, d’appréciation du risque de confusion.

     

    Elle en a déduit notamment dans son arrêt Canon du 29 septembre 1998 que « l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ».

     

    En conséquence, deux marques dont les produits et services ont une moindre similitude peut être refusée à l’enregistrement ou jugée nulle ou contrefaisante si la similitude des marques est grande.

     

    Cette méthode impose de comparer successivement les signes en conflit et les produits  ou services qu’ils désignent, ou inversement, avant de conclure à l’existence ou l’absence de risque de confusion.

     

    Cette méthode est désormais fermement imposée par la Cour de cassation, et suivie par les juges du fond.

     

    La solution exclut nécessairement la démarche, classique en France, consistant à dissocier de façon parfaitement étanche la comparaison des signes et celle des produits et services.

     

    Elle introduit encore une plus grande part de subjectivité dans l’appréciation de la similitude des signes.

    En revanche elle a l’avantage de tenir compte assez finement de la perception que les consommateurs ont des produits ou services désignés sous une marque.

     

    2) Le principe de spécialité de la marque limite nécessairement la protection de la marque aux produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Il en est ainsi pour toutes les marques, quelle qu'en soit en outre la notoriété.

     

    La généralité des termes de l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle conduit à soumettre également les marques notoires au principe de spécialité.

     

    La solution ne fait plus guère de doute aujourd'hui. En effet, après une période de relatif laxisme conduisant à admettre que la notoriété de la marque puisse faire éclater la règle de spécialité, les tribunaux ont opéré un retour certainement salutaire au principe de base qui englobe sans exception toute espèce de marques (Cass com, 27 mai 1986)

     

    Il n'en demeure pas moins vrai, que le choix d'une marque notoire pour désigner des produits ou des activités différents de ceux pour lesquels elle est protégée n'est souvent ni fortuit ni innocent. Comme l'écrit J Azéma, « l'adoption d'une marque notoire pour un autre secteur traduit souvent une volonté de parasitisme, le déposant cherchant à profiter indûment du pouvoir attractif de la marque notoire ».

     

    Soucieux de ne pas laisser impunis de tels agissements les tribunaux se sont précisément fondés à leur tour sur la notion d'agissements parasitaires, dont la sanction relève de mécanismes autonomes, pour sauvegarder les intérêts en jeu.

    L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle consacre formellement cette évolution. Il soumet en effet aux règles de responsabilité civile, donc à un fondement distinct du droit des marques, l'emploi d'une marque renommée ou notoirement connue« pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement (...) s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». C'est alors sur le fondement d'une faute spécifique, constitutive d'une atteinte à la valeur de la marque, que s'opère la sanction.

     

    B) Cas particulier : la forme du produit et le droit d’auteur

     

     

    Il apparaît que le principe fondamental de spécialité en matière de marque perd toute signification concrète dans le cas d'une marque constituée par une création de forme protégée.

     

    Comme nous l’avons déjà indiqué, le droit d'auteur est un droit absolu qui permet de sanctionner toute reprise de l'œuvre protégée, sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit.

     

    Alors que le principe de spécialité limite l'indisponibilité d'un signe distinctif aux produits et/ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée et enregistrée, le droit d'auteur permet de le rendre indisponible à l'égard de tous les produits et/ou services. Le principe de spécialité est ainsi supplanté par l'application du droit d'auteur, qui permet d'assurer une protection absolue du signe. Toute utilisation non autorisée du signe devient impossible (CA Chambéry, 10 décembre 1951 « Professeur Nimbus »)

     

    On doit cependant noter que cette conséquence de l'application cumulative du droit des marques et du droit d'auteur et/ou du droit des dessins et modèles ne peut se produire que si les différents droits qui existent sur le signe sont exercés de concert.

     

    Cela suppose donc que le titulaire de la marque soit en même temps titulaire des droits d'auteur sur le signe :

    ·         soit qu'il s'agisse de l'auteur lui-même qui a déposé son œuvre comme marque

    ·         soit que le titulaire de la marque soit cessionnaire des droits de l'auteur sur le signe.

     

    En revanche, lorsque le titulaire de la marque ne détient qu'un simple droit d'usage, le principe de spécialité ne peut être neutralisé, dès lors que celui-ci ne peut agir que dans les limites imposées par le droit des marques et, en particulier, dans les limites de la spécialité.

     

    Il est important de souligner que cette neutralisation du principe de spécialité peut se produire, non seulement tant que dure le monopole d'exploitation de l'œuvre, mais également postérieurement à l'expiration de ce monopole. C'est alors sur le fondement du droit moral dévolu aux héritiers de l'auteur que le principe de spécialité est susceptible de se trouver paralysé.

    Les héritiers du créateur peuvent arguer du droit moral dont ils sont les garants (L121-1 et suivant CPI) afin de s'opposer à l'utilisation de l'œuvre de leur auteur sous une forme qu'ils estiment préjudiciable à cette œuvre.

     

    Sans doute le fait que l'œuvre concernée soit déjà déposée et utilisée comme marque pourra-t-il conduire à admettre que les héritiers exercent le droit moral de manière abusive en cherchant à faire bénéficier la marque constituée par l'œuvre d'une protection absolue, alors qu'il n'existe manifestement aucune atteinte réelle au droit moral (TGI Paris, 21 janvier 1977).

     

     Certains éléments de fait - tels que la forme donnée à la marque, la nature des produits désignés - peuvent cependant intervenir dans cette appréciation et justifier l'action des héritiers. Il ne peut s'agir que d'une question d'espèce.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-titre 3 : la procédure d’acquisition des marques

     

    I -  Acquisition du droit sur la marque

     

    Acquisition du droit par le dépôt et non par l'usage

     

      Dépôt constitutif de droit

     

    • Acquisition par le dépôt - Aux termes des articles L. 712-1 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement : le droit de marque est conféré par le dépôt aux fins d'enregistrement et non par l'usage. Ainsi, l'usage d'une marque non déposée ne confère à son utilisateur aucun droit privatif sur la marque, ceci en raison de l'absence d'un dépôt de marque effectué auprès de l'INPI (V. infra n° 54).

     

    • Une marque non déposée mais notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, confère à son titulaire le droit de s'opposer à la reprise de ce signe par un tiers

     

      Effets du dépôt

     

    • Le droit naît du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, mais seul l'enregistrement est constitutif de droit.
    • L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt. Toutefois, la demande d'enregistrement de la marque n'est pas opposable aux tiers avant sa publication. Pour la rendre opposable, il faut la notifier à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 716-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 19 déc. 1995 : PIBD 609/1996, III, p. 189).

     

      Action en revendication

     

    • Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice devant le tribunal de grande instance (TGI Strasbourg, 8 sept. 1997 : PIBD 641/1997, III, p. 560) .

    À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement (CPI, art. L. 712-6).

     

    • Effets de l'action en revendication - Il appartient au demandeur à l'action de démontrer la fraude. Si l'action aboutit, la propriété de la marque est transférée au demandeur (CA Paris, 12 sept. 1997 : PIBD 646/1998, III, p. 57).

    Le transfert de propriété est inscrit au Registre national des marques (CPI, art. R. 714-2).

     

     

     

     

     

     

     

    A-  Dépôt de marque et procédure d'enregistrement

     

      Dépôt d'une demande d'enregistrement de marque

     

    a)  Déposant

    • Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, peut déposer une demande d'enregistrement de marque, peu importe l'activité du déposant (CPI, art. L. 711-1).

    Ainsi, les syndicats, les associations [i]peuvent déposer une demande d'enregistrement ; une société en formation peut également déposer une demande d'enregistrement de marque sous réserve de reprendre, une fois immatriculée, les engagements souscrits pour son compte pendant la période de formation (TGI Paris, 19 mars 1996 : PIBD 623/1997, III, p. 3)

    • Étranger domicilié ou établi en France - Un étranger (personne physique ou morale) domicilié ou établi en France peut déposer une marque.
    • Étranger domicilié ou établi hors du territoire français - Un étranger (personne physique ou morale) non domicilié ou établi en France peut déposer une marque s'il est ressortissant d'un État signataire de la Convention d'Union de Paris ou s'il remplit les conditions de réciprocité imposées par l'article L. 712-11 du Code de la propriété intellectuelle sous réserve de faire élection de domicile en France et de constituer un mandataire (CPI, art. L. 712-2 et art. R. 712-2 - V. infra n° 65) .
    • Pluralité de déposants - Une marque peut être déposée par plusieurs personnes sous réserve de constituer un mandataire commun (CPI, art. R. 712-2) . La copropriété de la marque est gouvernée par les règles de droit commun des articles 815 et suivants du Code civil sauf stipulations contraires de la convention.

     

    b)  Dépôt : personne habilitée pour effectuer le dépôt

     

    • Déposant - Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant (CPI, art. R. 712-2)
    • Mandataire : recours facultatif - Le dépôt peut être fait également par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France (CPI, art. R. 712-2) . Si le mandataire n'a pas qualité de Conseil en propriété industrielle, il doit joindre un pouvoir, dûment signé par le déposant, qui s'étend à tous les actes de procédure d'enregistrement de la marque, à l'exception du retrait de la demande d'enregistrement ou de sa renonciation (CPI, art. R. 712-2) .

    Le pouvoir est dispensé de légalisation, de droit de timbre et d'enregistrement (CPI, art. R. 712-2) .

    Mandataire : recours obligatoire - Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'INPI, constituer un mandataire domicilié ou établi en France (art. R. 712-2) .

    La constitution d'un mandataire est également obligatoire dans le cas d'un dépôt de marque en copropriété (CPI, art. R. 712-2) .

     

    c)  Lieu du dépôt

     

    Déposant domicilié ou établi en France - Le dépôt peut être effectué soit à l'INPI ou à un centre régional de l'INPI, soit au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le déposant est établi ou domicilié (CPI, art. R. 712-1) .

    Déposant n'ayant pas un domicile ou un établissement en France - Le dépôt doit avoir obligatoirement lieu à l'INPI (CPI, art. L. 712-2).

     

    d)  Modalité du dépôt

    • Dépôt matériel - Le dossier peut être déposé directement à l'INPI ou auprès d'un centre régional de l'INPI ou du greffe du tribunal de commerce ou de grande instance en tenant lieu (CPI, art. R. 712-1).
    • Dépôt sous pli postal - Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'INPI d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception (CPI, art. R. 712-1).
    • Autre mode de transmission - Le dépôt peut aussi résulter d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision du Directeur de l'INPI (CPI, art. R. 712-1) .Selon la décision n° 95-196 du 27 juin 1995 (PIBD 593/1995, I, p. 75) , les demandes d'enregistrement de marque peuvent être déposées par l'envoi d'une télécopie à l'INPI de Paris ou dans l'un des centres régionaux . Sont exclues de ce mode de transmission, les demandes d'enregistrement de marques revendiquant des couleurs.

     

    e)  Dossier de la demande d'enregistrement

    • La demande d'enregistrement doit être présentée dans les formes et conditions fixées par le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 712-2) et précisées par des dispositions réglementaires dudit code (art. R. 712-1 à R. 712-26) .

    Il importe de respecter scrupuleusement les conditions imposées par les textes législatifs et réglementaires et notamment d'acquitter les redevances fixées dans les délais prescrits afin d'effectuer un dépôt régulier et valable. Faute de satisfaire à ces conditions, la demande d'enregistrement de marque peut être rejetée par l'INPI (CPI, art. L. 712-2 et L. 712-7) et le déposant perd tous ses droits de marque attachés à la demande.

    • Éléments à fournir :

    - Un formulaire administratif obtenu auprès de l'INPI dûment complété à l'encre noire en cinq exemplaires doit être joint au dossier de la demande en indiquant

    - l'identification du déposant,

    - le modèle de la marque, à savoir le signe à protéger ,

    - les produits et/ou services couvrant le signe, les classes administratives de la classification internationale de l'Arrangement de Nice (CPI, art. R. 712-3) .

    La rédaction du libellé des produits et services doit être effectuée avec soin. En effet, ce libellé détermine l'étendue du droit sur la marque (Cass. com., 13 oct. 1992 : Ann. propr. ind. 3/1993, p. 130 : il n'y a pas d'obligation à énumérer tous les objets couverts dès lors qu'une expression permet de les désigner de manière concise et très précise. - CA Paris, 3 avr. 1998 : D. 1998, jurispr. p. 1095 : les services doivent être définis très précisément, afin de délimiter l'activité : refus des mentions "négoce de tout bien d'équipement" et "location de tout bien professionnel").

    La classification internationale est dépourvue de toute portée juridique (CA Paris, 10 sept. 1997 : PIBD 643/1997, III, p. 618) .

    De plus, il faut joindre la justification du paiement des redevances prescrites (CPI, art. R. 712-3) et éventuellement le pouvoir du mandataire (CPI, art. R. 712-3. - Cass. com., 13 mai 1997 : PIBD 638/1997, III, p. 469 : non-justification du mandat dans le délai prescrit : procédure rejetée).

    Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque (CPI, art. R. 712-3, in fine) .

     

      Recevabilité du dépôt et publication de la demande d'enregistrement

    À la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt pour les dossiers non déposés à l'INPI ou le numéro national pour les dépôts effectués directement à l'INPI (CPI, art. R. 712-5 et R. 712-6) . Un récépissé de dépôt est remis au déposant ou à son mandataire (CPI, art. R. 712-5) .

    Si le dépôt ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle, il est déclaré irrecevable. C'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

    Si le dépôt est reconnu recevable, la demande est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) dans les six semaines suivant le dépôt (CPI, art. R. 712-8).

     

     

    B- Instruction de la demande d'enregistrement de la marque

     

     

    1°-Examen de la demande d'enregistrement

     

    • Examen effectué par l'INPI - L'INPI vérifie, d'une part, que la demande d'enregistrement et les pièces jointes sont conformes aux prescriptions en vigueur et, d'autre part, que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ou peut être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3 dudit code (CPI, art. L. 712-7 et R. 712-10) .
    • En cas d'irrégularité de la demande, une notification motivée est adressée au déposant ou à son mandataire (CPI, art. R. 712-11, R. 718-3 et R. 718-4) . Un délai inférieur à quatre mois lui est imparti (CPI, art. R. 718-1) pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'INPI (CPI, art. R. 712-11) . La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation, elle est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans un délai imparti (CPI, art. R. 712-11) . Toute notification portant sur le fond ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'INPI (CPI, art. R. 712-11).
    • Rejet de la demande - La demande d'enregistrement est rejetée si le déposant n'a pas fait connaître dans le délai prescrit ses prétentions ou si l'INPI considère malgré la réponse du déposant que la demande ne satisfait pas aux conditions imposées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 712-7 et art. R. 712-11) .Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel (CPI, art. L. 712-7).

    La décision de rejet doit être motivée ; un recours peut être formé (CPI, art. L. 411-5 et R. 411-19 à R. 411-26).

    Contrairement à certaines législations étrangères, aucune recherche d'antériorité n'est effectuée par l'INPI.  Cela aurait demandé un travail trop lourd pour l’IRPI, la loi de 1991 a donc innové en créant la possibilité de faire opposition.

     

     

    2°- Observations ou opposition à l'enregistrement de la demande

     

    Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'INPI, qui les communique au déposant (CPI, art. L. 712-3) . Ces observations sont dépourvues de tout effet juridique, la procédure d'enregistrement de la demande poursuit normalement son cours (CPI, art. R. 712-9).

    • La procédure d'opposition est facultative même si le titulaire de droits antérieurs a connaissance de la demande d'enregistrement. Il peut ultérieurement engager une action en contrefaçon contre cette marque, même s'il n'a pas formé une opposition (CA Paris, 26 févr. 1997 : PIBD 634/1997, III, p. 334) .

     

     

    • Procédure d'opposition :

    Ø  Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, les titulaires de droits antérieurs remplissant les conditions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle peuvent, en acquittant une redevance , faire opposition à l'enregistrement de la marque suivant les modalités des articles R. 712-13 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 13 mai 1997 : PIBD 638/1997, III, p. 466) . Toute opposition formée après ce délai est irrecevable (CPI, art. L. 712-4 et R. 712-15 et art. R. 717-5. - CA Paris, 18 oct. 2000 : PIBD 713/2000, III, p. 55) .

    Ø  Personnes habilitées à former une opposition - Seules les personnes énumérées à l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle peuvent former opposition, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (CPI, art. R. 712-13) , à savoir :

     

    -                  le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure ;

    -                  le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

    -                  le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat.

     

    Ø  Instruction de la demande et décision du Directeur de l'INPI - La procédure d'opposition doit respecter le principe du contradictoire, toute observation communiquée à l'INPI doit être communiquée à l'autre partie (CPI, art. L. 712-5 et R. 712-16).

    L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement, qui dispose d'un délai imparti par l'INPI pour présenter les observations en réponse (CPI, art. R. 712-16) . Si le titulaire de la demande ne donne pas suite dans le délai fixé, il est statué sur l'opposition (CPI, art. R. 712-16).

    Si des observations en réponse ont été produites, un projet de décision par l'INPI est alors établi. Ce projet est notifié aux parties qui disposent d'un délai imparti pour éventuellement le contester (CPI, art. R. 712-16).

    Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue (CPI, art. R. 712-17. - CA Paris, 12 janv. 1996 : PIBD 622/1996. III, p. 613 : l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux délais impartis par l'INPI).

    Ce projet vaut décision s'il n'est pas contesté. Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations écrites et éventuellement orales (CPI, art. R. 712-16) .

     

    ·         Clôture ou rejet de la procédure d'opposition - La procédure est clôturée notamment, lorsque les effets de la marque opposée ont cessé (CA Paris, 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-138935 : nullité de la marque antérieure, objet de l'opposition), lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai aucune preuve d'exploitation de sa marque (CA Paris, 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-138940) ou lorsque les parties ont trouvé un accord ou lorsque la demande d'enregistrement sur laquelle l'opposition est formée est retirée (CPI, art. R. 712-18) .

    L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois pour former opposition, sauf exceptions prévues à l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

     

    ·         Recours contre la décision du Directeur de l'INPI - Un recours peut être formé par l'une des parties à l'opposition devant la cour d'appel selon les modalités des articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété [ii]

    Il appartient à l'opposant de démontrer que les produits et services visés par la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés par sa marque et que les signes en cause présentent une similitude d'ensemble

    ·         Conséquences d'une opposition sur la demande d'enregistrement - Si l'opposition est reconnue justifiée, la demande d'enregistrement est rejetée dans sa totalité ou partiellement (CPI, art. L. 712-7).

     

      Enregistrement de la demande

     

    La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. L'enregistrement est publié au BOPI (CPI, art. R. 712-23). Un certificat est adressé au titulaire ou à son mandataire.

     

    II La déchéance de la marque.

     

    A-  Déchéance de la marque pour défaut d'exploitation

     

    Perte des droits pour non-usage de la marque - Le propriétaire d'une marque qui n'en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans peut encourir la déchéance de ses droits, sauf s'il peut se prévaloir de justes motifs (CPI, art. L. 714-4).

     

      Déchéance et conditions

     

    Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, et plus particulièrement le prétendu contrefacteur dans une instance en contrefaçon peut demander la déchéance d'une marque [iii]

    La demande doit être introduite devant le tribunal de grande instance selon les règles de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, soit à titre principal, soit à titre reconventionnel.

     

    La marque ne doit pas avoir fait l'objet d'une exploitation pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans (CPI, art. L. 714-5). À défaut, la demande est rejetée. Le renouvellement d'un enregistrement ne fait pas courir une nouvelle période de cinq ans (CA Paris, 17 mars 1995 : PIBD 589/1995, III, p. 292).

    Contrairement à la loi de 1964, qui prévoyait que la déchéance était encourue à défaut d’usage sérieux pendant les cinq ans précédant la demande en déchéance, le texte actuel a pour conséquence que cette déchéance est encourue dès que la période d’inexploitation de cinq ans ininterrompue est acquise. Ce délai doit être décompté à partir de la cessation d’exploitation de la marque.

     

     La déchéance peut ne porter que sur certains produits ou services visés dans l'enregistrement[iv].

    L'exploitation de la marque pour certains produits visés au dépôt seulement, ne semble pas permettre d'échapper à la déchéance pour les produits similaires visés dans l'enregistrement [v]

     

      Preuve de l'usage ou justification de motifs légitime

     

    ·         Preuve de l'usage incombant au propriétaire de la marque - Il appartient au propriétaire de la marque de rapporter la preuve de l'exploitation de la marque durant toute la période visée à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; la preuve est administrée par tous moyens (CA Paris, 24 mai 2000 : PIBD 705/2000, III, p. 439. - CA Paris, 20 mars 1998 : PIBD 655/1998, III, p. 291).

     

    L'usage doit être sérieux (CPI, art. L. 714-5) : il doit être réel, non sporadique, effectif et d'ordre commercial [vi]

    Le propriétaire de la marque doit l'avoir exploitée de manière manifeste, par des actes concrets (CA Paris, 22 mars 1994 : Ann. propr. ind. 1/1996, p. 49) .

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com., 7 juin 1994 : PIBD 574/1994, III, p. 477) .

     

    ·         Usage à titre de marque sur les produits et services visés dans l'enregistrement - L'usage de la marque doit porter effectivement sur les produits ou services visés dans l'enregistrement ; toute exploitation portant exclusivement sur des produits ou services similaires ne permet pas de valider l'exploitation [vii]

    De plus, l'usage doit être effectué à titre de marque ; tout autre usage du signe (nom commercial, dénomination sociale, enseigne, etc.) est inopérant (Cass. com., 3 mars 1997 : RD. propr. intell. 74/1997, p. 45. - CA Paris, 24 mai 2000 : PIBD 705/12000, III, p. 439) .

     

    ·         Usage valant exploitation de la marque - Selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sont assimilés à un usage valant exploitation de la marque, les actes suivants :

     

    -                  l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (licence d'exploitation : TGI Paris, 21 mars 2000 : PIBD 703/2000, III, p. 394) , ou pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; l'usage d'une marque fait sans autorisation de son propriétaire, notamment par le contrefacteur, ne permet pas d'échapper à la déchéance (CA Paris, 22 mars 1994 : Ann. propr. intell. 1/1996, p. 49) ;

    -                  l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif [viii] ;

    -                  l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

     

    ·         Justes motifs - Si la marque n'a pas pu être exploitée pendant ce délai, le titulaire de la marque peut présenter des justes motifs pour échapper à la déchéance

     

    L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande (CPI, art. L. 714-5).[ix]

     

     

      Effets de la déchéance

     

    ·         Déchéance totale ou partielle de la marque - Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'à ces produits ou services (CPI, art. L. 714-5)

    ·         Date de prise d'effet - La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu pour la mise en usage de la marque .

    ·         Opposabilité du jugement de déchéance - Le jugement de déchéance est inscrit au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l'une des parties (CPI, art. R. 714-3, in fine) , il est donc opposable aux tiers. Le juge peut ordonner au titulaire de la marque, ou à défaut au demandeur à la déchéance, de procéder à la radiation de la marque pour les objets à l'égard desquels la déchéance est prononcée (CA Lyon, 18 sept. 1997 : Ann. propr. ind. 1/1998, p. 74) .

    De plus, le Code de la propriété intellectuelle précise que la déchéance a un effet absolu (CPI, art. L. 714-5).

    • L'action en déchéance ne fait pas obstacle à l'action en contrefaçon pour la période antérieure à la date d'effet de la déchéance (CA Lyon, 18 sept. 1997 : Ann. propr. ind. 1/1998, p. 74) .

    Cette situation est fréquente lorsqu'une demande reconventionnelle par le défendeur à l'action en contrefaçon est introduite : antérieurement à la date d'effet de la déchéance de la marque, les actes argués de contrefaçon peuvent être constitutifs de contrefaçon, mais postérieurement à la déchéance, ces faits deviennent licites et par conséquent, ne sont plus considérés comme contrefaisants. Des dommages-intérêts peuvent être réclamés pour la période de contrefaçon, c'est-à-dire antérieurement à la date d'effet de la déchéance mais des mesures d'interdiction pour l'avenir n'ont plus d'objet en raison de la déchéance de la marque.

     

     

    B-  Déchéance de la marque devenue générique ou trompeuse du fait de son propriétaire

     

    Une marque qui est devenue "la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service" (CPI, art. L. 714-6 a. - TGI Grenoble, 21 sept. 2000 : PIBD 711/2001, III, 15 : Thermor) ou "trompeuse" , à savoir "propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service" (CPI, art. L. 714-6 b) encourt la déchéance.

     

    La déchéance n'est recevable que si le caractère dégénérant ou trompeur de la marque est le fait de son propriétaire[x]. Le propriétaire est pour quelque chose dans la dégénérescence de son signe soit parce qu’il a incité lui-même à faire de sa marque un nom générique soi parce qu’il n’a pas protesté quand il s’est rendu compte de l’accaparation par le public.

    Moyens de vigilance :

    Non contentieux : publicité ex : Ricard.

    Contentieux : contre concurrents et ceux qui utilisent la marque à titre de nom commun : journaux, livres, etc…

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          Sous-titre 4 : le contenu du droit des marques

     

    Chapitre 1 : le monopole attaché à la marque

     

    La marque confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation pour les produits et/ou services couverts par l'acte d'enregistrement sur tout le territoire français

     

    Aux termes de l’article L712-1 du Code de propriété intellectuelle : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
    L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable »

     

    La marque confère à son titulaire un droit de propriété sur le territoire français exclusivement : la contrefaçon est indépendante de la nationalité de l'auteur de la contrefaçon et des rapports contractuels entre les parties.

    Par exemple, la CA Paris dans un arrêt du 31 mai 1994 a rappelé que le droit de marque est un droit territorial.

     

    I/ Les droits conférés par la marque (l’exploitation de la marque)

     

     

    A)     La conception positive du monopole : l’exploitation

     

    Principe : La marque confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation pour les produits et/ou services couverts par cette marque. Ce dernier est le seul à pouvoir décider des modes d’exploitation dont sa marque fera l’objet.

     

    Le droit sur la marque représente une valeur dans le patrimoine de son titulaire. Il peut donc être l’objet de contrats à titre onéreux (ou gratuits) : cession ou licence.

     

    1)      Le contrat de cession de marque :

     

    Définition : le contrat de cession de marque est une convention par laquelle une personne, appelée cédant, transfère le droit sur la marque au profit d’une autre personne, appelée cessionnaire, moyennant versement d’une contrepartie en argent.

     

    La loi comporte peu de règles spécifiques à la cession de marque : elle obéit au régime de la vente (1502 à 1685 C civ)

     

    Elle est évoquée à l’article L714-1 al 1 du Code de propriété intellectuelle : « Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. ». Il s’agit ici de la règle de la cession libre de la marque car la marque peut ainsi être cédée indépendamment du fond de commerce dont elle constitue un élément. Mais la marque peut, bien entendu, également être cédée avec le fond de commerce et, sauf circonstances exceptionnelles ou stipulations particulières, les marques son réputées cédées en cas de vente du fond de commerce.

     

    L’étendue du transfert est fixée par accord des parties : le transfert peut porter sur la totalité ou une partie du droit sur la marque.

    La cession est totale lorsqu’elle ne comporte aucune restriction ni quant aux produits pour lesquels la marque peut être utilisée, ni quant aux modes d’utilisation, ni dans le temps ou l’espace.

    La cession est partielle lorsque la marque n’est cédée que pour certaines catégories de produits ou de services.

    Il existe sur ce point une large liberté contractuelle.

     

    Cependant, la cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. Elle portera forcément sur l’ensemble du territoire national.

    En revanche, la cession d’une marque française n’emporte pas transfert des marques étrangères homologuées, ni transfert du droit de priorité unioniste.

     

    Un même contrat de cession peut porter sur plusieurs marques déposées dans des Etats différents. Chacune d’elles est soumise au droit de l’Etat de son enregistrement.

    S’agissant des cessions de marque parallèles, déposées dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, elles ne doivent avoir pour effet de « décloisonner » le marché commun.

     

    Par le contrat de cession, le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant.

     

    Le cédant est tenu d’une obligation de garantie contre l’éviction et contre les vices cachés.

    Le cessionnaire, quant à lui, n’est tenu qu’à l’obligation de payer le prix convenu qui a été librement fixé par les parties.

     

    2)      Le contrat de licence de marque :

     

    Définition : la licence de marque est une convention par laquelle une personne, appelée concédant, autorise l’exploitation en tout ou partie d’une marque à une autre personne, appelée licencié, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances proportionnelles à l’exploitation appelée aussi royalties. (on pourra rencontrer des licences gratuites)

     

    La licence de marque a pour fonction de permettre à un titulaire de marque de tirer profit de certains marchés qu’il ne peut exploiter directement. C’est souvent un moyen d’exploiter une marque à l’étranger.

    La licence de marque constitue une pièce essentielle du contrat de franchise.

     

     

    L‘article L 714-1 al 2 CPI autorise la conclusion de contrat de licence de marque, mais ne prévoit pas de règles spécifiques : « Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. »

     

    Ce contrat est soumis au régime général du louage de choses (art 1708 et suiv C civ).

    Ainsi, on peut mettre à la charge du donneur de licence une obligation de délivrance, d’entretien et de garantie (dédoublée en une obligation de garantie contre l’éviction et contre les vices cachés).

    Le licencié est, quant à lui, débiteur de deux obligations essentielles. A savoir celle de payer la rémunération convenue. Mais il est également débiteur d’une obligation d’exploiter (personnellement et pas de sous-licencié sauf clause contraire)

    Si le licencié manque à ses obligations il encourt une résiliation de son contrat de licence. En revanche, s’il enfreint les limites de sa licence, il pourra être poursuivi pour contrefaçon. 

     

    Il n’existe en matière de marques aucune forme de licence imposée. Toute licence est conventionnelle.

     

    La licence peut être totale : le licencié est autorisé à utiliser la marque pour désigner tous les objets énumérés dans le dépôt, sans restriction quant aux modalités d’utilisation.

    La licence peut être partielle : le licencié est autorisé à utiliser la marque pour désigner certains objets seulement.

                3. Le nantissement

    Mise en gage de la marque pour obtenir un financement-  Ecrit à peine de nullité, publication au RNM, art 2073 et svt CC s’appliquent.

     

    4. Les apports en société :

     Ils ont soit la forme d’une cession de marque (apport en propriété) soit la forme d’une concession de licence de marque (apport en jouissance

     

    B)     La conception négative du monopole : l’action contre les tiers

     

    Le droit sur la marque est un droit mobilier incorporel, à caractère réel : en conséquence le titulaire peut s’opposer à toute atteinte à son droit, qui constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de son auteur

     

    1)      La contrefaçon, délit civil :

     

    Le droit de marque est défini par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de manière négative

     

    Certains actes peuvent être empêchés alors même qu’il n’y a pas de risque de confusion avec la marque (L 713-2 CPI) :

    ·         Le fait de reproduire, de faire usage, d'apposer une marque ou de faire usage d'une marque reproduite pour désigner des produits et/ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement

    ·         Le fait de modifier ou de supprimer le signe de la marque régulièrement apposée

     

    Au contraire, certaines atteintes impliquent un risque de confusion avec la marque pour permettre à son titulaire d’agir en contrefaçon (L713-3 CPI) :

      • Le fait de reproduire, de faire usage, d'apposer une marque ou de faire usage d'une marque reproduite pour désigner des produits et/ou des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement

    ·         Le fait d'imiter une marque ou de faire usage d'une marque imitée pour désigner des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

     

    De plus, le titulaire de la marque peut s’opposer à la diffusion de messages publicitaires utilisant sa marque lorsque celle-ci vise à tromper le consommateur (art L 115-33 du Code de la consommation)

     

    Enfin, les titulaires de marques notoires bénéficient d’une protection étendue : l’emploi d’une telle marque pour des produits ou services même différents de ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur « s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » (art L713-5 CPI).

     

    2)      La contrefaçon, délit pénal :

     

    Aux termes de l’article L 716-9 du CPI, constituent des infractions pénales les faits suivants :

    ·         a) Le fait d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite

    ·         b) Le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite

    ·         Le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b).

     

    Ces atteintes au monopole du titulaire de la marque sont punies de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros

     

    L’article L716-10 du CPI puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les actes suivants, lorsqu’ils sont accomplis sciemment :

    ·         La détention sans motifs légitimes des produits revêtus d’une marque contrefaite

    ·         La vente, la mise en vente, la fourniture ou l’offre de fourniture de produits ou de services sous une telle marque

    ·         La livraison d’un produit ou d’un service autre que celui qui aura été demandé sous une marque enregistrée.

     

    Enfin, l’article L217-1 du Code de la consommation permet au titulaire de la marque d’agir en contrefaçon à l’encontre de toute personne ayant frauduleusement supprimé, masqué, altéré, ou modifié de façon quelconque (…) les signes de toute nature apposés sur les produits et servant à les identifier.

    Sont aussi punissables la vente, offre en vente ou détention de l’objet ainsi modifié par un professionnel de bonne foi (L212-2 et L 217-3 Code Consom).

    II/ La limite des droits conférés par la marque

     

     

    A)     L’épuisement des droits et droit de la concurrence

     

    Aux termes de l’article L713-4 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

     

    Il est fait ici application de la théorie de l'épuisement des droits : le titulaire ne peut s'opposer en invoquant ses droits de marque à la commercialisation de ses produits et/ou à la fourniture de services sur le territoire français si ces produits et/ou services sous cette marque ont déjà été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement.

     

    Si le défendeur ne rapporte pas la preuve du consentement du titulaire de la marque, la contrefaçon est retenue.

     

    Toutefois, le titulaire de la marque a la possibilité de retrouver son monopole et s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation. Il lui faut pour cela justifier de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieure, de l'état des produits.

     

    La loi en dispose ainsi à l’article L713-4 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle : « Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ».

    Ø  Droit interne de la concurrence 

    - pratique anticoncurrentielle (abus de position dominante)

    - contrats de distribution sélective. Le titulaire d’une marque renommée constitue        souvent un réseau de distributeurs avec lesquels il passe des contrats d’exclusivité        contenant des obligations très particulières relatives à la commercialisation des            produits revêtus de ce signe. L’existence de ce réseau permet de garantir l’origine et la           qualité du produit et la qualité du service accompagnant la vente. La Ch Com : le             commerçant non-agrée qui commercialise des produits marqués de luxe réservés à un            réseau de distribution sélective est coupable d’usage illicite de marque. Vs Ch crim qui     ne retient pas la qualification.

     

    Ø  Droit communautaire de la concurrence

                Prohibition des ententes et abus de position dominante + libre circulation des march.

     

     

    B)     La coexistence (accords et droit privatif)

     

    1)      Accord de coexistence

     

    Il s’agit des accords par lesquels deux ou plusieurs titulaires de marques identiques ou proches, couvrant les mêmes produits ou des produits qui peuvent être considérés comme similaires, définissent les conditions dans lesquelles elles seront protégées et exploitées.

     

    L’utilité de tels accords est incontestable afin de vider ou de désamorcer un contentieux actuel ou potentiel. Le plus souvent, ils consistent en des renonciations partielles et réciproques à la protection pour certains produits ou des restrictions réciproquement acceptées dans l’utilisation des marques en cause.

     

    Ainsi le titulaire d'une marque peut par un tel accord (convenu avec un autre titulaire de marque), réduire l'étendue de son monopole.

     

    La conformité de ces accords au regard du droit de la libre concurrence communautaire peut être contestée dans certains cas si il a pour objet principal de répartir et de cloisonner des marchés.

     

    2)      Coexistence avec certains droits privatifs

     

    L’article L713-6 du Code de propriété intellectuelle dispose : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».

     

    L'enregistrement d'une marque ne peut donc faire obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire utilisé comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.

     

    La limite de ce droit est inscrite au dernier alinéa de cet article : « Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. »

     

    On en déduit qu’en vertu de cet article L. 713-6, in fine du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt à titre de marque d'un nom patronymique empêche un homonyme, même de bonne foi, d'utiliser son nom patronymique à titre de marque pour désigner des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux de l'enregistrement du premier patronyme.

     

     

    C)     La référence

     

    L’article L713-6 du Code de propriété intellectuelle dispose : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. »

     

    Par conséquent, si la référence à la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, l'apposition de cette marque par un tiers ne porte pas atteinte au monopole d'exploitation du titulaire de la marque si la référence à la marque n'entraîne pas de confusion sur l'origine du produit ou du service

     

     Cette solution a été retenue par la CA Dijon, le 18 janv. 2000 : l'utilisation de la marque Pierrade sans indication de la destination des pièces constitue une contrefaçon

     

      1. LA forclusion

     

    Art L 714-3 : l’action en nullité n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans.

    Art L 716-5 : est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant 5 ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.  

    Ø  Conditions de la forclusion par tolérance

    - conditions relatives au titulaire de la marque première :

                ~ il doit avoir eu connaissance de l’existence et de l’exploitation de la marque   seconde : le délai de 5 ans ne commence à courir qu’à partir de ce jour

                ~ la tolérance doit avoir duré 5 années consécutives

     

    - conditions relatives à la marque seconde :

                ~ elle doit être enregistrée de bonne foi : ignorance de la marque première ou méprise          sur sa portée

                ~ elle doit être exploitée

     

    Ø  Effets de la forclusion par tolérance

    - elle prive le titulaire de la marque première d’agir en nullité ou en contrefaçon.

    -  elle est limitée aux produits ou services pour lesquels l’usage de la marque seconde a          été toléré.

    -  le titulaire de la marque seconde ne peut s’opposer à l’usage de la marque première.

     

      1. La parodie

     

    Acceptée de plus en plus en jurisprudence sur le fondement de la liberté d’expression, à condition que l’auteur de la parodie ne soit pas animé par une intention de nuire, càd de dénigrer les produits marqués ou de porter atteinte à l’image de la marque. Ex : l’usage du sigle E$$O pour critiquer l’entreprise pétrolière par Greenpeace, usage du nom de domaine jeboycottedanone.com comme nom d’un site internet critiquant les licenciements décidés par l’entreprise titulaire de la marque danone (mais pas les logos, car non indispensables à la critique). Mise en balance avec le droit de propriété, qui a aussi valeur constitutionnelle. Recours aussi à l’art L 713-3 : la parodie est une imitation, il n’y a donc contrefaçon que si est rapportée la preuve d’un risque de confusion. Une telle parodie peut même être validée sur la considération que l’imitation sert à désigner un service différent de l’objet de la marque imitée. Le site jeboycottedanone.com contenait des critiques d’ordre social et ne servait pas directement à désigner des produits laitiers.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Chapitre 2 : Les infractions au droit des marques

     

     

    I.                    Les faits constitutifs de contrefaçon

     

    §1. La reproduction de marque (délit civil)

     

    A.     L’objet de la reproduction

     

    Les articles L.713-2 a et L.713-3 du CPI conduisent à distinguer 2 situations :

    1.      la contrefaçon à l’identique

    L.713-2 a : la marque authentique est reproduite à l’identique pour des produits/servies eux-mêmes désignés dans l’enregistrement.

    Elle suppose la réunion de 2 conditions :

    • la marque prétendument contrefaisante doit être utilisée pour désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque authentique
    • Les différences légères entre les signes : alors que la jurisprudence admettait auparavant qu’une différence de détail n’empêchait pas la similitude visuelle ou phonétique, et donc la contrefaçon, n’ a plus cours ajd le juge devant se placer sur le terrain du risque de confusion, suite à l’arrêt de la CJCE du 20 mars 2003 interprétant l’article 5a de la directive du 21 décembre 1988 dont est issu L.712-2.

    La contrefaçon  doit alors être cantonnée à la reproduction d’une marque authentique dans tous ses éléments sans retrait ni ajout. De plus cette contrefaçon existe indépendamment de tout danger de confusion.

    2.      la contrefaçon par imitation

    L.713-3 vise 2 cas dans lesquels la contrefaçon par reproduction est subordonnée à l’épreuve d’un risque de confusion.

    - Le premier est visé par L.713-3 a, est celui dans lequel la marque est reproduite à l’identique mais pour des produits qui sans eux-mêmes identiques à ceux enregistrés dans l’enregistrement, leur sont seulement similaires.

    - Le second cas est visé par L.713-3 b dans lequel est utilisé, sans l’accord du titulaire de la marque authentique, un signe si proche qu’il peut être considéré comme une imitation, et ceci pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

    a.      les formes de l’imitation

    L’imitation peut se traduire par une plus ou moins grande analogie entre les signes : elle peut apparaitre également plus intellectuelle et se réaliser par contraste ou association d’idées.

    -          Reprise identique ou quasi-identique (marques nominales) : Helmès pour Hermès. Imitation matérielle consistant à utiliser un signe dont la consonance est très proche et rappelle excessivement la marque authentique créant ainsi un risque de confusion = reprise sonore.

    -          La reprise peut être visuelle pour les marques figuratives

    -          Reprise partielle : il n’y a infraction que si sont repris un élément essentiel ou un groupe d’éléments essentiels de la marque d’autrui, susceptible en lui-même d’exercer       tout ou partie de la fonction distinctive de la marque. Teljeu ne contrefait pas télé 7    jeux ; 2 arrêts contradictoires de la CA de Paris sur Comtesse par rapport à Comtesse         du Barry.

    -          Imitation intellectuelle : page soleil pour page jaune. Elle se réalise par une association d’idée, elle consiste à adopter une marque dont la structure est différente de la marque d’autrui mais conduit le consommateur à effectuer avec elle un rapprochement intellectuel. L’imitation est constituée par le fait que la marque choisie fait immédiatement penser à celle d’autrui. Dans l’imitation par analogie, le risque de confusion a pour objet les marques elles-mêmes dont la similitude peut conduire le consommateur à prendre l’une pour l’autre. Pour l’imitation par association d’idée, la confusion porte sur l’origine des produits (le consommateur pense que les produits proviennent de la même entreprise). Pour l’imitation par synonymie les tribunaux condamnent pour imitation illicite celui qui adopte une marque dont le sens est plus ou moins voisin de celui d’une autre marque ex : Coup de foudre imite Coup de Cœur (Ca Paris 7 mars 1988). Mais la jpce reste mesurée ex : Badaboum n’imite pas Patatras (TGI Paris 19 décembre 1977).

    b. Les modalités d’appréciation

    - L’imitation est réalisée dès lors qu’existe un risque de confusion pour un acheteur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les 2 marques sous les yeux ou dans un temps rapprochés à l’oreille (CA paris 25 mai 1978) → appréciation relevant des juges du fond, mais c’est assez subjectif si bien que le jpce apparait un peu chaotique. Mais il résulte de la jpce de la CJCE que l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte tout à la fois de la similitude des marques et celles des produits/services couverts, la plus grande proximité des unes pouvant compenser la moindre similitude des autres. Ce risque de confusion doit aussi se fonder sur une impression d’ensemble produite par les marques en litiges, en tenant comptes des éléments distinctifs dominants de celles-ci. Enfin la CJCE s’attache à définir le public concerné : consommateurs ou professionnels var l’appréciation n’est pas la même pour un produit de consommation courante et un produit destiné à des spécialistes.

    - Les titulaires de marques notoires bénéficient d’une protection étendue : l’emploi d’une telle marque pour des produits ou services même différents de ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur « s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » (art L713-5 CPI).

    B.      Les formes de reproductions

     

    - La contrefaçon est réalisée dès lors que la marque d’autrui est matériellement reproduite et indépendamment de tout usage. La seule fabrication d’étiquettes ou d’emballages comportant la marque contrefaite constitue l’infraction. En pratique c’est souvent l’usage qui révélera la contrefaçon.

    - Le seul dépôt de la marque à l’INPI constitue la contrefaçon dès lors qu’elle reproduit celle d’autrui pour des produits/services désignés par le titulaire de la marque. Il n’est pas nécessaire que la marque soit matériellement apposée sur le produit. En revanche la contrefaçon n’est pas réalisée lorsque la dénomination est utilisée dans une expression ou le terme est employé dans son sens commun et nécessaire ex : Coup d’éclat (Com. 15 octobre 1996).

    - La contrefaçon est réalisée même si elle est commise pour couvrir des produits authentiques provenant du titulaire de la marque, mais revêtus de celle-ci sans son autorisation : ainsi le fait de reconditionner les produits authentiques en reproduisant la marque d’autrui est une contrefaçon. Mais cette règle doit être conciliée avec le pcp de libre circulation des marchandises dans l’EEE. Selon la jpce de la CJCE l’opposition par le titulaire d’un droit de marque, protégé dans 2 Etats membres à la fois, à ce qu’un produit licitement pourvu de la marque dans un de ces Etats soit mis sur le marché dans l’autre Etat, après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été apposé par un tiers.

    §2. L’apposition de la marque

     

    Les arts. L.713-2a et L.713-3a incriminent ceux qui apposent une marque appartenant à autrui. C’est le fait de se servir d’une marque authentique pour désigner et accompagner des produits qui n’y ont pas droit. S’il s’agit d’un produit identique à celui qui figure au dépôt, il ne sera pas nécessaire qu’il y ait un danger de confusion. Mais s’il s’agit un produit similaire un danger de confusion est exigé.

    La forme la plus usuelle est celle de bouteilles marquées à la marque d’autrui et remplies d »un liquide autre que l’authentique liquide du concurrent. On parle de délit de remplissage. (1e Civ. 8 janvier 1951).

     

    §3. L’usage de la marque

     

    Acte distinct de la reproduction ou de l’imitation antérieure, même si dans la pratique ces faits sont habituellement commis par celui qui a contrefait la marque par reproduction ou par imitation.

    Il est visé pls fois par le CPI :

    ·         L.713-2 a prohibe l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et, sous réserve qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

    ·         L.713- a interdit l’usage d’une marque reproduite pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

    Ces 2 articles incriminent de façon bcp plus large l’usage permettant ainsi de poursuivre au-delà de l’usage d’une marque reproduite ou imitée, tout usage non autorisé d’une marque authentique.

    • L.713-3 interdit l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires. Dans tous les cas le délit est constitué par l’usage d’une marque contrefaite ou imitée.

    Il consiste dans l’emploi de la marque d’autrui pour revêtir ou accompagner des produits ou des services soit identiques soit similaires à ceux qui figurent dans l’enregistrement. Seul l’usage à des fins commerciales ou publicitaires est répréhensible. Ex : dépôt d’une marque identique, usage à titre de nom commercial, citation de la marque d’autrui dans la publicité.

     

    Une tendance des tribunaux est de sanctionner par le délit d’usage la citation de la marque d’autrui dans la publicité. De plus, le titulaire de la marque peut s’opposer à la diffusion de messages publicitaires utilisant sa marque lorsque celle-ci vise à tromper le consommateur (art L 115-33 du Code de la consommation). L’art. L.217-1 du code de la consommation, permet quant à lui de sanctionner la suppression de marque qui consiste à masquer ou faire disparaitre et plus généralement altérer la marque d’autrui. L’infraction peut être commise par la suppression ou l’altération d’autres signes distinctifs apposés sur le produit. Mais l’infraction n’est pas constituée lorsque celui qui a supprimé la marque avait l’obligation de la faire pour ne pas se rendre coupable d’une autre infraction telle une contrefaçon ou apposition frauduleuse de marque.

     

     

    §4. La contrefaçon délit pénal

    Aux termes de l’article L 716-9 du CPI, constituent des infractions pénales les faits suivants :

    ·         a) Le fait d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite

    ·         b) Le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite

    ·         Le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b).

     

    Ces atteintes au monopole du titulaire de la marque sont punies de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros

     

    L’article L716-10 du CPI puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les actes suivants, lorsqu’ils sont accomplis sciemment :

    ·         La détention sans motifs légitimes des produits revêtus d’une marque contrefaite

    ·         La vente, la mise en vente, la fourniture ou l’offre de fourniture de produits ou de services sous une telle marque

    ·         La livraison d’un produit ou d’un service autre que celui qui aura été demandé sous une marque enregistrée

     

    II. Le régime de l’action en contrefaçon

     

    §1. Les conditions de l’action

     

    A.     L’existence et la validité de la marque

     

    - Aux termes de l’art. L.716-2 al.1 du CPI une action en contrefaçon  ne peut être engagée que pour les faits postérieurs à la publication de la demande d’enregistrement (qu’il s’agisse d’u premier dépôt ou d’un renouvellement). Mais l’al.2  prévoit que peuvent être constatés et poursuivis les faits postérieurs à une notification de la demande au présumé contrefacteur, le tribunal devant surseoir à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.

    - L’action ne peut aboutir que s’il existe une marque valable. Une marque enregistrée est présumée valable : foi est due au titre. Il appartient donc au défendeur de soulever la nullité de la marque soit par voie reconventionnelle soit par vois d’exception (voir. Infra sur les moyens de défense).

     

    B.      L’absence de faits justificatifs

     

    Le succès de l’action implique que celui auquel ont fait grief d’avoir porté atteinte à la marque ne puisse pas invoquer de faits  justificatifs qui feraient disparaitre l’illicéité de son comportement. L aloi n’énonce pas ces faits justificatifs comme en matière de brevet.

    Néanmoins un fait justificatif ressort de l’art. L.713-6 a selon lequel l’enregistrement de la marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial, ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement de la marque = conflit entre une marque enregistrée et signes distinctifs acquis par l’usage et constitués de la même dénomination. Mais le même article permet au titulaire de la marque de demander au tribunal de limiter ou interdire cette utilisation s’il démontre qu’elle porte atteinte à ses droits.

     

    C.      Le délai pour agir

    - L’action peut être intentée à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque et seulement pour les faits postérieurs à cette date (art. L716-2 al1).

    - Exceptionnellement le titulaire d’un dépôt non encore enregistré peut agir après avoir notifié au présumé contrefacteur une copie certifiée de son dépôt. Dans ce cas le tribunal saisi sursoie à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement (L.716-2 al.2)

     

    L’action civile comme l’action pénale se prescrivent par 3 ans à compter de chaque acte illicite (art L716-5al.3)

     

    D. La qualité pour agir

     

    - L’exercice de l’action en contrefaçon est réservé au titulaire du droit sur la marque. En cas de copropriété, chaque copropriétaire peut agir seul, car ils représentent mutuellement.

    - Le cessionnaire de la marque peut agir à condition que l’acte de cession ait été inscrit ay RN des marques et pour les faits postérieurs à l’inscription.

    - Le licencié exclusif peut agir également si  le contrat ne le lui interdit pas et si seulement le titulaire mis en demeure n’a pas exercé l’action.

    - Le ministère public peut aussi déclencher l’action pénale en contrefaçon même en l’absence de plainte.

     

                E. La compétence

     

                            1. Compétence matérielle

    - Lorsque la contrefaçon est un délit pénal, la compétence appartient exclusivement au tribunal correctionnel. Lorsqu’il s’agit d’une action civile, le demandeur à la choix soit de se joindre à l’action pénale, soit de porter l’action devant les tribunaux civils.

    - Lorsque la contrefaçon est un délit civil, seul le TGI est compétent.

                            2. Compétence territoriale

    En matière pénale c’est le tribunal correctionnel du domicile ou de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de commission du délit.

    En matière civile, c’est le TGI selon les règles de compétences ordinaires.

     

    F. Déroulement de l’action

                            1. les moyens du demandeur

    - Les moyens de preuve généraux (procédure pénale) : saisie, perquisitions. Pour les fautes civiles : écrits, témoignages etc.

    - La saisie contrefaçon : art. L716-7 u CPI. Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sont en droit de faire procéder par huissier, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits/services marqués.

    Cette saisie est subordonnée à la délivrance d’une ordonnance sur requete obtenue du président du TGI du lieu où elle doit être effectuée.

    La saisie réelle peut est subordonnée à al constitution de garanties.

    Enfin la validité de la saisie est subordonnée à la délivrance d’une assignation dans le délai de quinzaine.

    - Le concours des autorités publiques : pouvoir de saisie des officiers d ePJ – administration des douanes peut retenir les marchandises.

                            2. les moyens du défendeur

    -  le fait qui lui est reproché est permis : l’imitation de la marque ne crée pas de risque de confusion, ou il a reçu l’autorisation par contrat de licence

    - le demandeur est sans droit : nullité absolue de la marque fondée sur un vice intrinsèque ; forclusion par tolérance de la contrefaçon en cas de la marque postérieure identique enregistrée ; déchéance du droit sur la marque ; épuisement du droit

    - prescription triennale de l’action en contrefaçon est acquise.

     

    §2. Le résultat de l’action

    L’action peut être rejetée :

    ·         Au pénal : si l’élément matériel du délit n’est pas constitué (l’action civile est alors aussi rejetée) ou c’est l’élément moral qui manque (l’action civile reste alors admise)

    ·         Au civil : l’action a été engagée de manière abusive

    ·         La marque est nulle

    Si l’action aboutie, 2 types de sanctions sont possibles :

         A. Au civil

    - Les mesures provisoires suite à une procédure d’urgence. Le président du TGI saisi en référé peut interdire à titre provisoire et sous astreinte la poursuite des actes ragués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation de la victime. Le président ne peut en revanche condamner le prétendu contrefacteur au paiement d’une indemnité provisionnelle. La demande n’est recevable que si l’action engagée préalablement ou concomitamment au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou son licencié exclusif a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge saisi prend en considération aussi bien les arguments du demandeur que du défendeur. Il vérifie si les droits allégués par le titulaire de la marque ne sont pas épuisés, si la marque présente un caractère distinctif, et si les moyens de défense opposés à l’action en contrefaçon sont voués à l’échec. Le bref délai est de l’ordre de qq mois.  

    - les mesures définitives :

               ~ Indemnisation du préjudice subi selon les R classiques de la responsabilité civile. Seul sera indemnisé le préjudice certain et direct résultant de la contrefaçon. Le juge détermine quel est le gain manqué et la perte subie. Indépendamment des actes de commercialisation, le préjudice peut résulter du trouble commercial sur l’image de la marque (avilissement ou dépréciation). Le montant des gains manqués n’est pas nécessairement égal au CA réalisé par le contrefacteur. Calcul de la masse contrefaisante afin de déterminer la part que le titulaire de la marque aurait pu réaliser en l’absence de contrefaçon. En présence d’un licencié, détermination du taux de redevance théoriquement applicable.

               ~ publication du jugement en totalité ou par extrait aux frais du contrefacteur. Tout abus ou dépassement des mesures autorisées par le tribunal peut être considéré comme des actes de concurrence déloyale.

               ~radiation du dépôt de la marque contrefaisante

               ~transfert du nom de domaine en matière de cyber squattage

               ~exécution provisoire de la décision

               ~ des mesures préventives : interdiction de poursuivre les actes illicites, confiscation et destruction des produits et instruments ayant servi à commettre le délit.

     

               B. Au pénal

     

    -  la contrefaçon est dans certains cas une infraction matérielle constituée même si le défendeur est de bonne foi : reproduction, imitation, utilisation, apposition, suppression, modification d’une marque, vente de produits marqués.

    - nécessité de rapporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur (il a agi sciemment ou sans motif légitime) : détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, pratique de la substitution de produits ou de services (fait de livrer un produit ordinaire à la place du produit de la marque demandée par le client).  

    -  les peines varient de 400 000 euros et 4 ans d’emprisonnement à 300 000 et 3 ans selon les actes de contrefaçon. 500000 € et 5 ans en cas de bande organisée. Diverses confiscations et fermeture de l’établissement du délinquant. Délit douanier de contrebande, avec possibilité pour les agents douaniers de s’infiltrer dans les milieux délinquants. 



    [i] (CA Paris, 11 févr. 1998 : PIBD 654/1998, III, p. 273)

    [ii] intellectuelle (risque de confusion avec le signe de la demande d'enregistrement et le signe antérieur opposé : CA Paris, 21 févr. 2001, Baby c/ Baby Gro : Juris-Data n° 2001-140849. - CA Paris, 21 févr. 2001, Roy Robson c/ Rothson : Juris-Data n° 2001-138940 , Robson place prépondérante. - CA Paris, 18 oct. 2000, Attac c/ Atac : PIBD 713/20001, III, p.55. - CA Paris, 18 oct. 2000, Paris Fun c/ Fun Radio : PIBD 713/2001, III, p. 51 , Fun arbitraire conserve son individualité et son caractère attractif dans Paris Fun, l'adjonction de Paris n'est pas de nature à éviter la confusion. - Absence de risque de confusion avec le signe de la demande d'enregistrement et le signe antérieur opposé : CA Paris, 21 févr. 2001, Play in the house c/ Play boy : Juris-Data n° 2001-140788 , play non détachable et play-boy a une signification connue. - CA Paris, 21 févr. 2001, Arthur d'Oz c/ Arthur : Juris-Data n° 2001-138934 , Arthur se fond dans un ensemble au sein duquel il perd son caractère distinctif. - CA Paris, 13 déc. 2000, Les gourmandises d'en France c/ Les gourmandises de Brossard : PIBD 718/2001, III, p. 211 , gourmandises n'ayant aucun caractère distinctif, l'adjonction de Brossard est de nature à éviter tout risque de confusion).

     

    [iii] (CPI, art. L. 714-5. - CA Paris, 7 janv. 1993 : Ann. propr. ind. 1/1996, p. 40. - CA Versailles, 24 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-048044 : irrecevabilité de la demande en raison de domaines d'activités totalement étrangers. - CA Paris 16 févr. 2000 : PIBD 708/2000, III, p. 552 : absence d'intérêt à agir).

     

    [iv] (CPI, art. L. 714-5. - Cass. com., 8 juill. 1997 : PIBD 642/1997, III, p. 584. - CA Paris, 20 nov. 1996 : PIBD 628/1997, III, p. 152)

    [v] (Cass. com., 21 janv. 1997 : PIBD 623/1997, III, p. 146 : déchéance pour des produits non exploités, malgré la notoriété de la marque. - CA Paris, 20 nov. 1996 : PIBD 628/1997, III, p 152. - Cass. com., 23 mars 1999 : Ann. propr. ind. 3/1999, p. 213 : déchéance pour du café mais non pour des biscuits et des confiseries, produits non similaires).

     

    [vi] (Cass. com., 21 janv. 1997 : PIBD 628/1997, III, p. 146 : exploitation insuffisante. - TGI Paris, 28 févr. 1996 : PIBD 592/1996, III, p. 375 : exploitation réelle bien que peu importante).

     

    [vii] (Cass. com., 24 oct. 1984 : Ann. propr. ind. 3/1984, p. 219. - CA Paris, 14 janv. 1998 : RD. propr. intell., 88/1998, p. 16. - CA Paris, 11 févr. 1998 : RD. propr. intell., 88/1998, p. 16) .

     

    [viii] (Cass. com., 27 mai 1997 : Ann. propr. intell. 2/1998, p. 190 : marque enregistrée : Baby cool diffusion, usage de la marque : Baby cool. - CA Paris, 11 févr. 1998 : RD. propr. intell. 88/1998, p. 16. - CA Paris, 26 avr. 2000 : PIBD 704/2000, III, p. 411. - CA Paris, 21 janv. 2000 : Ann. propr. ind. 2/2000, p. 136 : le titulaire de deux marques enregistrées qui n'exploite que la seconde en date doit pouvoir échapper à la déchéance de ses droits sur son premier dépôt, si les différences entre l'un et l'autre sont minimes et n'altèrent pas le caractère distinctif, essentiel du premier signe "Poème" et "Poême" ; l'enregistrement ne diffère que par la présence d'un accent, l'exploitation de l'un vaut l'exploitation de l'autre. - Contra : exploitation de la marque sous une forme modifiée lorsque la marque ainsi modifiée était enregistrée ne permettait pas d'échapper à la déchéance de la première marque enregistrée : Cass. com., 17 juill. 1984 : Ann. propr. ind. 1/1985,p. 18. - 24 juin 1986 : Ann. propr. ind. 2/1986, p. 2000. - Cass. com., ass. plén., 7 juill. 1992 : Ann. propr. ind. 1992, p. 255)

    [ix] Article L.714-5 : « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. »

     

     

     

    D. -  Voies de recours

     

     

     

      Relevé de déchéance

     

    98. -   Demande en relevé de déchéance - Si le déposant ou son mandataire n'a pas respecté au cours de la procédure d'enregistrement ou de renouvellement de la marque, les délais imposés par le Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement ou de renouvellement est rejetée.

    Toutefois, s'il justifie dans sa demande en relevé de déchéance d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence , il peut être relevé de la déchéance qu'il a pu encourir (CPI, art. L. 712-10. - CA Paris, 7 juill. 1994 : PIBD 577/1994, III, p. 572) .

     

    99. -   Conditions - Seul le non-respect de certains délais peut bénéficier d'un relevé de déchéance (CPI, art. R. 712-12) .

    La demande de relevé de déchéance doit être présentée au Directeur de l'INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (CPI, art. R. 712-12) . Elle est déclarée irrecevable si elle est présentée hors délai, si elle porte sur un délai échu depuis plus de six mois, si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ou si elle n'est pas précédée de l'accomplissement de la formalité omise (CPI, art. R. 712-12) .

     

    100. -   Décision - Au vu de la demande, le Directeur de l'INPI rend une décision motivée qui est notifiée au requérant (CPI, art. L. 411-5) . Un recours peut être formé contre cette décision.

     

     

     

     

     

      Recours contre les décisions du Directeur de l'INPI

     

    101. -   Décisions susceptibles de recours - Les décisions rendues par le Directeur de l'INPI concernant notamment la délivrance, le rejet ou le maintien d'un titre de propriété industrielle peuvent faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation (CPI, art. L. 411-4 et L. 411-5) .

     

    102. -   Cours d'appel compétentes - Le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du Directeur de l'INPI sont précisés à l'article R. 411-1 9 du Code de la propriété intellectuelle.

     

    103. -   Délai - Le délai du recours est d'un mois à compter de la notification de la décision, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (CPI, art. R. 411-20) .

     

    104. -   Forme - Le recours est formé par une déclaration écrite en respectant les modalités fixées à l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ; il est adressé au greffe de la cour d'appel compétente (CPI, art. R. 411-21 à R. 411-26) .

     

    Quelques mots sur le renouvellement :

    A la différence des droits protégeant des créations nouvelles, la marque a vocation à la perpétuité, et le nombre de renouvellements est illimité.

    Depuis le décret du 25 février 2004 la déclaration de renouvellement peut être présentée au cours d’une période de 6 mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection (art. 712-24 CPI).

    Il existe un délai de grâce moyennant le paiement d’une redevance (6 mois),après nécessité d’un nouveau dépôt.

    Cette déclaration ne vaut que si le déposant ne modifie ni le modèle ni l’étendue de la spécialité.

    Si le modèle souhaite modifier le caractère distinctif du signe ou la spécialité, il doit faire un nouveau dépôt.


     

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