• La contrefaçon de marque

     DROIT DES MARQUES ET CONTREFAÇON  

     

      La contrefaçon de marque est  la reproduction ou l’imitation d’une marque, sans l’autorisation de son propriétaire. La détention, la vente ou l’importation de produits comportant une marque contrefaisante est un délit pénal. L’article 44 de la loi n 2136 du 17 avril 2001 relative a la protection des marques de fabrique de commerce et de services stipule «  toute atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageants la responsabilité civile et pénale de son auteur.

     

     I.   Les faits constitutifs de contrefaçon

    Ils sont envisagés à l’article L613-3 CPI.
    -Le délit de fabrication est la réalisation matérielle de l’objet.
    De simples actes de réparation sont permis à condition qu’ils n’aboutissent pas à la reconstruction du produit breveté (TGI Paris, 9 novembre 2004).
    -L’utilisation d’objet contrefait est le fait de faire usage du produit breveté sans autorisation et indépendamment de toute fabrication.
    Pour être sanctionné l’usage doit être effectué à titre commercial (Cour cass, 29 avril 1982).
    Mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait la qualité de commerçant (Cour cass, 15 avril 1964).
    -La qualité du contrefacteur est indifférente pour la mise dans le commerce, l’offre en vente et l’exposition de produits contrefaits.
    -La détention d’objet contrefait consiste à détenir le produit contrefait en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce.
    -Pour la livraison ou l’offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l’invention brevetée il n’est pas requis que la livraison porte sur la totalité des moyens de mise en œuvre.
    -Pour l’introduction en France de produits contrefaits le délit est réputé commis par l’importateur, et l’exportateur s’il a eu connaissance de la destination du produit (TGI Paris, 17 janvier 1989).

     

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    §1. La reproduction de marque (délit civil)

     

    A.     L’objet de la reproduction

     

    Les articles L.713-2 a et L.713-3 du CPI conduisent à distinguer 2 situations :

    1.      la contrefaçon à l’identique

    L.713-2 a : la marque authentique est reproduite à l’identique pour des produits/servies eux-mêmes désignés dans l’enregistrement.

    Elle suppose la réunion de 2 conditions :

    • la marque prétendument contrefaisante doit être utilisée pour désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque authentique
    • Les différences légères entre les signes : alors que la jurisprudence admettait auparavant qu’une différence de détail n’empêchait pas la similitude visuelle ou phonétique, et donc la contrefaçon, n’ a plus cours ajd le juge devant se placer sur le terrain du risque de confusion, suite à l’arrêt de la CJCE du 20 mars 2003 interprétant l’article 5a de la directive du 21 décembre 1988 dont est issu L.712-2.

    La contrefaçon  doit alors être cantonnée à la reproduction d’une marque authentique dans tous ses éléments sans retrait ni ajout. De plus cette contrefaçon existe indépendamment de tout danger de confusion.

    2.      la contrefaçon par imitation

    L.713-3 vise 2 cas dans lesquels la contrefaçon par reproduction est subordonnée à l’épreuve d’un risque de confusion.

    - Le premier est visé par L.713-3 a, est celui dans lequel la marque est reproduite à l’identique mais pour des produits qui sans eux-mêmes identiques à ceux enregistrés dans l’enregistrement, leur sont seulement similaires.

    - Le second cas est visé par L.713-3 b dans lequel est utilisé, sans l’accord du titulaire de la marque authentique, un signe si proche qu’il peut être considéré comme une imitation, et ceci pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

    a.      les formes de l’imitation

    L’imitation peut se traduire par une plus ou moins grande analogie entre les signes : elle peut apparaitre également plus intellectuelle et se réaliser par contraste ou association d’idées.

    -          Reprise identique ou quasi-identique(marques nominales) : Helmès pour Hermès. Imitation matérielle consistant à utiliser un signe dont la consonance est très proche et rappelle excessivement la marque authentique créant ainsi un risque de confusion = reprise sonore.

    -          La reprise peut être visuellepour les marques figuratives

    -          Reprise partielle: il n’y a infraction que si sont repris un élément essentiel ou un groupe d’éléments essentiels de la marque d’autrui, susceptible en lui-même d’exercer       tout ou partie de la fonction distinctive de la marque. Teljeu ne contrefait pas télé 7    jeux ; 2 arrêts contradictoires de la CA de Paris sur Comtesse par rapport à Comtesse         du Barry.

    -          Imitation intellectuelle : page soleil pour page jaune. Elle se réalise par une association d’idée, elle consiste à adopter une marque dont la structure est différente de la marque d’autrui mais conduit le consommateur à effectuer avec elle un rapprochement intellectuel. L’imitation est constituée par le fait que la marque choisie fait immédiatement penser à celle d’autrui. Dans l’imitation par analogie, le risque de confusion a pour objet les marques elles-mêmes dont la similitude peut conduire le consommateur à prendre l’une pour l’autre. Pour l’imitation par association d’idée, la confusion porte sur l’origine des produits (le consommateur pense que les produits proviennent de la même entreprise). Pour l’imitation par synonymie les tribunaux condamnent pour imitation illicite celui qui adopte une marque dont le sens est plus ou moins voisin de celui d’une autre marque ex : Coup de foudre imite Coup de Cœur (Ca Paris 7 mars 1988). Mais la jpce reste mesurée ex : Badaboum n’imite pas Patatras (TGI Paris 19 décembre 1977).

    b. Les modalités d’appréciation

    - L’imitation est réalisée dès lors qu’existe un risque de confusion pour un acheteur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les 2 marques sous les yeux ou dans un temps rapprochés à l’oreille (CA paris 25 mai 1978) → appréciation relevant des juges du fond, mais c’est assez subjectif si bien que le jpce apparait un peu chaotique. Mais il résulte de la jpce de la CJCE que l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte tout à la fois de la similitude des marques et celles des produits/services couverts, la plus grande proximité des unes pouvant compenser la moindre similitude des autres. Ce risque de confusion doit aussi se fonder sur une impression d’ensemble produite par les marques en litiges, en tenant comptes des éléments distinctifs dominants de celles-ci. Enfin la CJCE s’attache à définir le public concerné : consommateurs ou professionnels var l’appréciation n’est pas la même pour un produit de consommation courante et un produit destiné à des spécialistes.

    - Les titulaires de marques notoires bénéficient d’une protection étendue : l’emploi d’une telle marque pour des produits ou services même différents de ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur « s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » (art L713-5 CPI).

    B.  Les formes de reproductions

     

    - La contrefaçon est réalisée dès lors que la marque d’autrui est matériellement reproduite et indépendamment de tout usage. La seule fabrication d’étiquettes ou d’emballages comportant la marque contrefaite constitue l’infraction. En pratique c’est souvent l’usage qui révélera la contrefaçon.

    - Le seul dépôt de la marque à l’INPI constitue la contrefaçon dès lors qu’elle reproduit celle d’autrui pour des produits/services désignés par le titulaire de la marque. Il n’est pas nécessaire que la marque soit matériellement apposée sur le produit. En revanche la contrefaçon n’est pas réalisée lorsque la dénomination est utilisée dans une expression ou le terme est employé dans son sens commun et nécessaire ex : Coup d’éclat (Com. 15 octobre 1996).

    - La contrefaçon est réalisée même si elle est commise pour couvrir des produits authentiques provenant du titulaire de la marque, mais revêtus de celle-ci sans son autorisation : ainsi le fait de reconditionner les produits authentiques en reproduisant la marque d’autrui est une contrefaçon. Mais cette règle doit être conciliée avec le pcp de libre circulation des marchandises dans l’EEE. Selon la jpce de la CJCE l’opposition par le titulaire d’un droit de marque, protégé dans 2 Etats membres à la fois, à ce qu’un produit licitement pourvu de la marque dans un de ces Etats soit mis sur le marché dans l’autre Etat, après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été apposé par un tiers.

    §2. L’apposition de la marque

     

    Les arts. L.713-2a et L.713-3a incriminent ceux qui apposent une marque appartenant à autrui. C’est le fait de se servir d’une marque authentique pour désigner et accompagner des produits qui n’y ont pas droit. S’il s’agit d’un produit identique à celui qui figure au dépôt, il ne sera pas nécessaire qu’il y ait un danger de confusion. Mais s’il s’agit un produit similaire un danger de confusion est exigé.

    La forme la plus usuelle est celle de bouteilles marquées à la marque d’autrui et remplies d »un liquide autre que l’authentique liquide du concurrent. On parle de délit de remplissage. (1e Civ. 8 janvier 1951).

     

    §3. L’usage de la marque

     

    Acte distinct de la reproduction ou de l’imitation antérieure, même si dans la pratique ces faits sont habituellement commis par celui qui a contrefait la marque par reproduction ou par imitation.

    Il est visé pls fois par le CPI :

    ·         L.713-2 aprohibe l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et, sous réserve qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

    ·         L.713- ainterdit l’usage d’une marque reproduite pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

    Ces 2 articles incriminent de façon bcp plus large l’usage permettant ainsi de poursuivre au-delà de l’usage d’une marque reproduite ou imitée, tout usage non autorisé d’une marque authentique.

    • L.713-3interdit l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires. Dans tous les cas le délit est constitué par l’usage d’une marque contrefaite ou imitée.

    Il consiste dans l’emploi de la marque d’autrui pour revêtir ou accompagner des produits ou des services soit identiques soit similaires à ceux qui figurent dans l’enregistrement. Seul l’usage à des fins commerciales ou publicitaires est répréhensible. Ex : dépôt d’une marque identique, usage à titre de nom commercial, citation de la marque d’autrui dans la publicité.

     

    Une tendance des tribunaux est de sanctionner par le délit d’usage la citation de la marque d’autrui dans la publicité. De plus, le titulaire de la marque peut s’opposer à la diffusion de messages publicitaires utilisant sa marque lorsque celle-ci vise à tromper le consommateur (art L 115-33 du Code de la consommation). L’art. L.217-1 du code de la consommation, permet quant à lui de sanctionner la suppression de marque qui consiste à masquer ou faire disparaitre et plus généralement altérer la marque d’autrui. L’infraction peut être commise par la suppression ou l’altération d’autres signes distinctifs apposés sur le produit. Mais l’infraction n’est pas constituée lorsque celui qui a supprimé la marque avait l’obligation de la faire pour ne pas se rendre coupable d’une autre infraction telle une contrefaçon ou apposition frauduleuse de marque.

     

     

    §4. La contrefaçon délit pénal

    Aux termes de l’article L 716-9 du CPI, constituent des infractions pénales les faits suivants :

    ·         a) Le fait d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite

    ·         b) Le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite

    ·         Le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b).

     

    Ces atteintes au monopole du titulaire de la marque sont punies de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros

     

    L’article L716-10 du CPIpuni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les actes suivants, lorsqu’ils sont accomplis sciemment :

    ·         La détention sans motifs légitimes des produits revêtus d’une marque contrefaite

    ·         La vente, la mise en vente, la fourniture ou l’offre de fourniture de produits ou de services sous une telle marque

    ·         La livraison d’un produit ou d’un service autre que celui qui aura été demandé sous une marque enregistrée

     

    II. Le régime de l’action en contrefaçon

     

    §1. Les conditions de l’action

     

    A.  L’existence et la validité de la marque

     

    - Aux termes de l’art. L.716-2 al.1 du CPI une action en contrefaçon  ne peut être engagée que pour les faits postérieurs à la publication de la demande d’enregistrement (qu’il s’agisse d’u premier dépôt ou d’un renouvellement). Mais l’al.2  prévoit que peuvent être constatés et poursuivis les faits postérieurs à une notification de la demande au présumé contrefacteur, le tribunal devant surseoir à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.

    - L’action ne peut aboutir que s’il existe une marque valable. Une marque enregistrée est présumée valable : foi est due au titre. Il appartient donc au défendeur de soulever la nullité de la marque soit par voie reconventionnelle soit par vois d’exception (voir. Infra sur les moyens de défense).

     

    B.      L’absence de faits justificatifs

     

    Le succès de l’action implique que celui auquel ont fait grief d’avoir porté atteinte à la marque ne puisse pas invoquer de faits  justificatifs qui feraient disparaitre l’illicéité de son comportement. L aloi n’énonce pas ces faits justificatifs comme en matière de brevet.

    Néanmoins un fait justificatif ressort de l’art. L.713-6aselon lequel l’enregistrement de la marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial, ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement de la marque = conflit entre une marque enregistrée et signes distinctifs acquis par l’usage et constitués de la même dénomination. Mais le même article permet au titulaire de la marque de demander au tribunal de limiter ou interdire cette utilisation s’il démontre qu’elle porte atteinte à ses droits.

     

    C.   Le délai pour agir

    - L’action peut être intentée à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque et seulement pour les faits postérieurs à cette date (art. L716-2 al1).

    - Exceptionnellement le titulaire d’un dépôt non encore enregistré peut agir après avoir notifié au présumé contrefacteur une copie certifiée de son dépôt. Dans ce cas le tribunal saisi sursoie à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement (L.716-2 al.2)

     

    L’action civile comme l’action pénale se prescrivent par 3 ans à compter de chaque acte illicite (art L716-5al.3)

     

    D.La qualité pour agir

     

    - L’exercice de l’action en contrefaçon est réservé au titulaire du droit sur la marque. En cas de copropriété, chaque copropriétaire peut agir seul, car ils représentent mutuellement.

    - Le cessionnaire de la marque peut agir à condition que l’acte de cession ait été inscrit ay RN des marques et pour les faits postérieurs à l’inscription.

    - Le licencié exclusif peut agir également si  le contrat ne le lui interdit pas et si seulement le titulaire mis en demeure n’a pas exercé l’action.

    - Le ministère public peut aussi déclencher l’action pénale en contrefaçon même en l’absence de plainte.

     

    E. La compétence

     

       1. Compétence matérielle

    - Lorsque la contrefaçon est un délit pénal, la compétence appartient exclusivement au tribunal correctionnel. Lorsqu’il s’agit d’une action civile, le demandeur à la choix soit de se joindre à l’action pénale, soit de porter l’action devant les tribunaux civils.

    - Lorsque la contrefaçon est un délit civil, seul le TGI est compétent.

     2. Compétence territoriale

    En matière pénale c’est le tribunal correctionnel du domicile ou de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de commission du délit.

    En matière civile, c’est le TGI selon les règles de compétences ordinaires.

     

    F. Déroulement de l’action

       1. les moyens du demandeur

    - Les moyens de preuve généraux (procédure pénale) : saisie, perquisitions. Pour les fautes civiles : écrits, témoignages etc.

    - La saisie contrefaçon : art. L716-7 u CPI. Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sont en droit de faire procéder par huissier, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits/services marqués.

    Cette saisie est subordonnée à la délivrance d’une ordonnance sur requete obtenue du président du TGI du lieu où elle doit être effectuée.

    La saisie réelle peut est subordonnée à al constitution de garanties.

    Enfin la validité de la saisie est subordonnée à la délivrance d’une assignation dans le délai de quinzaine.

    - Le concours des autorités publiques : pouvoir de saisie des officiers d ePJ – administration des douanes peut retenir les marchandises.

     2. les moyens du défendeur

    le fait qui lui est reproché est permis : l’imitation de la marque ne crée pas de risque de confusion, ou il a reçu l’autorisation par contrat de licence

    - le demandeur est sans droit : nullité absolue de la marque fondée sur un vice intrinsèque ; forclusion par tolérance de la contrefaçon en cas de la marque postérieure identique enregistrée ; déchéance du droit sur la marque ; épuisement du droit

    - prescription triennale de l’action en contrefaçon est acquise.

     

    §2. Le résultat de l’action

    L’action peut être rejetée :

    ·         Au pénal : si l’élément matériel du délit n’est pas constitué (l’action civile est alors aussi rejetée) ou c’est l’élément moral qui manque (l’action civile reste alors admise)

    ·         Au civil : l’action a été engagée de manière abusive

    ·         La marque est nulle

    Si l’action aboutie, 2 types de sanctions sont possibles :

    A. Au civil

    - Les mesures provisoires suite à une procédure d’urgence. Le président du TGI saisi en référé peut interdire à titre provisoire et sous astreinte la poursuite des actes ragués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation de la victime. Le président ne peut en revanche condamner le prétendu contrefacteur au paiement d’une indemnité provisionnelle. La demande n’est recevable que si l’action engagée préalablement ou concomitamment au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou son licencié exclusif a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge saisi prend en considération aussi bien les arguments du demandeur que du défendeur. Il vérifie si les droits allégués par le titulaire de la marque ne sont pas épuisés, si la marque présente un caractère distinctif, et si les moyens de défense opposés à l’action en contrefaçon sont voués à l’échec. Le bref délai est de l’ordre de qq mois.  

    - les mesures définitives :

               ~ Indemnisation du préjudice subi selon les R classiques de la responsabilité civile. Seul sera indemnisé le préjudice certain et direct résultant de la contrefaçon. Le juge détermine quel est le gain manqué et la perte subie. Indépendamment des actes de commercialisation, le préjudice peut résulter du trouble commercial sur l’image de la marque (avilissement ou dépréciation). Le montant des gains manqués n’est pas nécessairement égal au CA réalisé par le contrefacteur. Calcul de la masse contrefaisante afin de déterminer la part que le titulaire de la marque aurait pu réaliser en l’absence de contrefaçon. En présence d’un licencié, détermination du taux de redevance théoriquement applicable.

               ~ publication du jugement en totalité ou par extrait aux frais du contrefacteur. Tout abus ou dépassement des mesures autorisées par le tribunal peut être considéré comme des actes de concurrence déloyale.

               ~radiation du dépôt de la marque contrefaisante

               ~transfert du nom de domaine en matière de cyber squattage

               ~exécution provisoire de la décision

               ~ des mesures préventives : interdiction de poursuivre les actes illicites, confiscation et destruction des produits et instruments ayant servi à commettre le délit.

     

    B. Au pénal

     

    -  la contrefaçon est dans certains cas une infraction matérielle constituée même si le défendeur est de bonne foi : reproduction, imitation, utilisation, apposition, suppression, modification d’une marque, vente de produits marqués.

    - nécessité de rapporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur (il a agi sciemment ou sans motif légitime) : détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, pratique de la substitution de produits ou de services (fait de livrer un produit ordinaire à la place du produit de la marque demandée par le client).  

    -  les peines varient de 400 000 euros et 4 ans d’emprisonnement à 300 000 et 3 ans selon les actes de contrefaçon. 500000 € et 5 ans en cas de bande organisée. Diverses confiscations et fermeture de l’établissement du délinquant. Délit douanier de contrebande, avec possibilité pour les agents douaniers de s’infiltrer dans les milieux délinquants. 

     

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    « Les marques : limite des droits conférés par la marqueProtection du nom commercial, enseigne et dénomination sociale »
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