• Les marques : distinctivité du signe

    CONDITION DE VALIDITÉ DE LA MARQUE :

    La distinctivité du signe

      Le caractère distinctif de la marque signifie que celle-ci doit permettre d’identifier un produit ou un service parmi les produits  & services de même nature proposés par les concurrents. En  droit français L.711-2 CPI déclare dépourvu de caractère distinctif les signe sou dénominations génériques ou descriptifs, de ce point de vue, l’exigence de distinctivité se trouve toute entière absorbée par la prohibition des marques génériques ou descriptives.

    I. Le caractère arbitraire de la marque

    Le droit à la marque n’est pas un droit sur une création nouvelle. Il importe donc peu que les termes choisis comme marque ne soient pas le fruit d’une œuvre d’imagination et soient déjà tout à fait connus ou même courants et appartiennent au langage usuel. Ce qu’il faut c’est que leur choix ne retire pas du domaine public des signes qui nécessaires à tous les commerçants qui exercent des commerces de même nature pour présenter leur marchandises ou offrir leurs services au public. L’appropriation de tels termes constituerait une entrave à l’exercice de leur activité.  Ces signes peuvent être indispensables aux concurrents de 2 façons :

    ·          Tout d’abord ils peuvent constituer la désignation même du produit vendu ou du service offert = marque générique/banales nécessaires qui sont nulles à ce titre

    ·         Le signe peut également être composé par un terme indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit = marque descriptive qui est également nulle à ce titre.

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    Il se peut que des termes, qui, pris isolément seraient générique ou descriptifs, soient combinés entre eux pour former un tout suffisamment distinctif pour que la marque soit valable. Certaines décisions sont hostiles à cette validité prétextant que l’on ne peut retirer du domaine public des termes usuels cf. Paris 30 avril 1981 → opposition de Galloux & Azéma. Dans de tels cas on se trouve en présence de marques faibles, et seul l’ensemble est protégé tandis que les éléments banaux pris isolément ou autrement groupés peuvent être naturellement utilisés par les concurrents.

    Il se peut aussi que le caractère générique/descriptif soit contenu dans une syllabe de la marque, préfixe, suffixe ex : produit pharmaceutiques qui comprennent  souvent des radicaux indiquant la composition du produit ou sa destination, cela n’empêche pas l’ensemble du mot composé d’être un signe de protection.

    Plusieurs syllabes ayant une signification peuvent être regroupées en un seul mot pour constituer un néologisme, l’ensemble pourra constituer une marque valable même si les syllabes sont banales.

    Des initiales, même si elles correspondent à des termes banaux, génériques ou descriptifs peuvent constituer des marques valables.

    Il peut aussi arriver qu’un terme insuffisamment distinctif à l’origine acquiert par l’effet de la durée la valeur d’une marque et soit protégé comme tel cf. art. 6 de la convention internationale de l’Union de Paris disposant que pour l’appréciation du caractère distinctif il faut tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment la durée de la marque.

    Selon une jpce constante, c’est toujours à la date d’acquisition du droit (cad lors du dépôt et de l’enregistrement) qu’il faut se placer pour juger du caractère arbitraire, et de la validité. Si le caractère générique/descriptif existait dès ce moment, ma marque est nulle. Si la marque était arbitraire à ce moment, elle conserve ce caractère et doit être déclarée valable même si les termes sont devenus très courants → vif succès de la marque (pas de déchéance pour excès de notoriété en droit français, L.714-6 CPI prévoit la déchéance lorsque la marque est devenue la désignation usuelle du produit).

     

    II. Les marques génériques ou nécessaires

     La marque générique est celle qui est constituée uniquement par l’appellation usuelle du produit désigné ou du service offert. Une telle marque ne peut être valable car on ne peut contraindre les concurrents à ne pas user du langage commun et à utiliser des périphrases pour désigne les produits et services de leur commerce. Il importe peu qu’il existe des expressions banales pour désigner le même produit ou service.

    L.712-2 a la définit comme «  celle qui dans le langage courant ou professionnel est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ».

    ·         Le signe est nécessaire lorsqu’il est constitué d’un signe dont l’emploi est exigé pour la désignation de l’objet en cause ex : chaise pour des chaises !

    ·         Le signe est générique lorsqu’il définit la catégorie, l’espèce ou le genre auquel appartient l’objet ex : siège pour des sièges !

    ·         Le signe est usuel lorsqu’il est communément utilisé pour désigner l’objet en cause ex : bagnole pour des automobiles.

    Bcp de jpce / néologisme formés à partir de termes existants. La jpce considère qu’il s’agit de marques valables dans la mesure où le néologisme présente une part suffisante d’arbitraire dans le choix des termes, leur inversion, leur contraction, leur déformation (ex : soldécor pour des revêtements de sols et de murs cf. CA Paris 9 février 1978) à l’inverse la marque sera considérée comme nulle lorsque le mot forgé est trop proche de celui à partir duquel il est formé (ex : baby slip pour des couches cf. CA Paris 23 février 1981).

    Pour les marques constituées de termes étrangers qui seraient génériques dans le pays d’origine, la question de savoir s’il présente en France un caractère suffisamment arbitraire dépend de la manière dont il est compris par la majorité de nos concitoyens ex : New York sera une marque générique nulle (TGI Bordeaux 27 janvier 1978) mais pas Fragola (CA Paris 23 février 1981).

    ·         Les marques figurativespeuvent aussi être nulles en tant que génériques et banales, chaque fois que l’emblème ou la forme apparaitra comme nécessaire pour désigner le produit ou pour servir à son emballage, la marque sera déclarée nulle ex : une vache pour des fromages.

    Sont considérés comme non-distinctifs « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (ex : la division d’une barre de chocolat en dents unies par la base permettant un sectionnement facile de cette barre.) Pour la CJCE c’est même un obstacle préliminaire qui empêche l’enregistrement indépendamment de son caractère distinctif ou non

    ·         Les marques nominales, Ex : banquette-lit, parfum de voyage, fondant d’oie. Mais pas doudou pour une peluche car ce mot signifie aussi une jeune femme aimée ou une monnaie ancienne, et il existe d’autres vocables !

    Pour l’appréciation du caractère générique d’une marque nominale, il importe peu que celui-ci soit un néologisme ou qu’il s’agisse d’un mot étranger. Le néologisme sera considéré comme distinctif s’il présente une part suffisante d’arbitraire (ex : « gore » pour des films d’épouvante).

     

    III. Les marques descriptives.

     L.711-2 b« les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » constituent des marques descriptives ».  Il s’agit de ce qui est commun à tous les objets semblables.

    Il est normal que de telles marques soient nulles car on ne peut pas permettre à un commerçant de s’approprier des termes indispensables à ses concurrents pour définir la composition, les qualités et caractéristiques essentielles de ses produits.

    Différence d’appréciation / caractère générique : pour Françon le terme générique rend intenable la position des concurrents obligés d’user de périphrases alors que pour les marques descriptives la situation des concurrents est seulement inconfortable, le monopole ne porterai que sur un des traits caractéristiques du produit ou du service ne cause, ces commerçants conserveraient la possibilité de mettre en lumière d’autres traits de ce même produit ou service pour attirer l’attention du public sur lui. La formulation de la loi nouvelle est de nature à permettre une appréciation plus sévère de cette exigence et à faire considérer comme descriptive des marques seulement  évocatrices.

    La prohibition des marques descriptives ne doit pas empêcher les marques évocatrices qui se bornent à faire allusion à certaines caractéristiques ou qualités du produit ont ainsi été annulées en raison d eleur caractère descriptif super glue pour des colles (Com. 6 novembre 1984) mais a été validée camping-gaz pour des réchauds à gaz (CA Paris 23 juin 1981).

    A l’instar de la marque générique, pour qu’une marque descriptive soit jugée valable, il faut qu’elle indique une qualité, une quantité du produit ou du service, et non pas qu’elle se contente de l’évoquer ou de la suggérer.

    ·         L’espèce du produit ou du service : « affaires » pour un journal économique jugé descriptif

    ·         La qualité du produit ou du service : « bril » pour désigner des produits d’entretien automobile jugé descriptif.

    ·         La destination du produit ou du service : « Grand chef » pour désigner des vestes destinées aux seuls grands cuisiniers jugé descriptif.

    ·         La provenance géographique du produit ou du service ; « Hollywood story » pour des livres et des revues relatifs au cinéma jugé descriptif.

    En matière de marque complexes, la combinaison d’éléments dont certains sont dépourvus de caractère distinctif et d’autre de nature arbitraire peut suffire à conférer à l’ensemble ainsi constitué sa capacité d’exercer la fonction légale de marque. Ex : Validité de la marque constitué par la combinaison de 2 éléments qui sont en eux-mêmes descriptifs.

     

    Ø  Les marques fonctionnelles :

     Forme imposée par la nature ou la fonction du produit. Ex : forme d’une tablette de chocolat qui sert à la sectionner en carrés. Mais pas la forme de la bouteille d’eau Perrier car on peut enfermer l’eau dans d’autres formes de récipients.

     

    Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :

     

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