• Les marques : licéité du signe

    CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA MARQUE: la licéité du signe

       Une des conditions de la validité de la marque est sa Conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et respect des interdictions spéciales de l’utilisation de certains signes. Ainsi, le signe ne doit pas "tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service" (article L. 711-3 du CPI). Les marques trompeuses sont aussi appelées deceptive (de l'anglais to deceive, "tromper, abuser"). Par exemple, le terme "pharma" sera refusé pour des produits qui ne seraient pas des médicaments. En outre, le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ni constituer une appellation d'origine protégée.

    Section 1.  Les marques illicites en soi

    L’art. L711-3 du CPI pose la condition de licéité du signe pouvant être enregistré comme marque, il comprend  3 alinéas renvoyant chacun à un aspect différent de la condition de licéité de la marque, qui intéresse directement le consommateur en ce qu’il est au centre de l’appréciation de ce critère dans la mesure ou l’alinéa 3 précise que cette condition de licéité s’apprécie par rapport au consommateur qui ne doit pas être trompé par la marque. Ainsi cette condition de licéité a pour but non seulement de protéger l’intérêt général mais aussi le consommateur.

    L’alinéa 1 précise renvoie aux signes exclus par l’article 6 de la Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883, et à l’article 23  de l’annexe IC  à L’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC. Est ainsi interdit l’emploi de marques qui seraient composées des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union (à ce titre on peut noter que la France n’a pas choisi le notifier le coq comme l’un de ses emblèmes selon la CA Paris dans un arrêt du 4 janvier 1980 : puisque « le coq n’est pas actuellement utilisé par l’administration française comme symbole de l’autorité publique et ne compte pas au nombre des emblèmes notifiés à l’OMPI » et que c’est à tort que le directeur de l’INPI a rejeté le dépôt d’une marque constituée par les lettres p&j entrelacées et stylisées dans la forme d’un coq de fantaisie)) , les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un pu plusieurs pays de l’Union sont membres. Les signes exclus par les accords de Marrakech concernent les marques de vins comportant une indication géographique identifiant des vins  ou constitués par de telle indication et les marques de spiritueux contenant une indication géographique identifiant des spiritueux.

    Il est également à noter que l’art. 23 de la Convention Internationale de Genève du 6 juillet 1905 interdit l’emploi à titre de marque les mots « Croix Rouge » et « Croix de Genève » ainsi que leur emblème  et une loi du 6 juillet 2000 pour les emblèmes olympiques et les mots « jeux olympiques ».

    Ainsi cette protection des signes et emblèmes officiels justifiée par l’intérêt général et la souveraineté des Etats profite également au consommateur qui ne sera pas lésé lorsqu’il sera face à ces signes ; puisqu’il en connaitra les titulaires.

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    Section 2. Ordre public et bonnes mœurs

     L’art. L.711-3 bexclut également qu’une marque puisse en tout ou partie être constituée par un signe contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs  cad des marques qui porteraient atteinte à des principes essentiels, au bon fonctionnement de la société. Il n’est pas possible de lister tous les signes contraires à l’OP et aux bonnes mœurs mais on peut déjà citer tous les signes incitant à la haine, violence raciale, intolérance religieuse.

     On peut citer les signes incitant à la consommation de stupéfiants, tel est le cas de la marque « Cannabia » appliquée à des produits alimentaires, susceptibles par nature de contenir du cannabis et jugée contraire à l’OP par la CA Paris dans un arrêt de la 4e ch. Du 18 octobre 2000 ou encore la marque « Chanvrette » associée au dessin d’une feuille de chanvre (même famille que le cannabis) et appliqués à une boisson pétillante non alcoolique à base de chanvre considérée contraire à l’OP par la CA Rennes dans un arrêt du 12 mars 2002 le consommateur moyen avisé pourrait croire que la consommation du chanvre comme substance psychotrope n’est plus interdite en France (L.628 du code de la santé publique et art. 222-37 du code pénal prohibent la consommation du chanvre indien ou de chanvre cultivé de sorte à ce qu’il contienne une quantité suffisante de THC). Cette décision souligne bien que le consommateur est pris en compte dans le caractère licite ou non de la marque et que la marque est jugée licite afin que celui-ci ne soit pas trompé quant aux propriétés du produit en cause mais aussi quant à la loi qui interdit l’usage du chanvre, ainsi intérêt général et protection du consommateur se combinent bien !

    On peut encore citer le jugement du TGI de Paris du 7 juillet 1978 qui a annulé la marque « ticket modérateur » déposée pour désigner des tickets restaurants parce que ce terme avait un sens précis au sens de la législation en matière de sécurité sociale , et pouvait mener non seulement le consommateur comme l’usager à une grande confusion et faisant croire à un service officiel.

    Mais le pcp de spécialité reste quand même pris en compte et pas seulement le citoyen et l’ordre public et qu’un signe n’est pas en soi nécessairement contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, puisque la marque « Opium » appliquée à un parfum a été admise au motif que ce produit était sans rapport avec la consommation de stupéfiants (CA Paris 7 mai 1979).

     

    Section 3. Les marques trompeuses ou deceptives

     L’article L711-3 CPI énonce « ne peuvent être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service ».

     

    Cet article, contrairement à ce que souhaiteraient les associations de consommateurs, ne protège pas l’usage d’un signe trompeur dans le commerce, mais empêche seulement qu’un tel signe soit déposé comme marque.

     

    La sanction de l’usage d’une marque trompeuse relève aujourd’hui d’un arsenal juridique extérieur au droit des marques :

    • des articles L 213-1 et suivants du code de la consommation si cet usage est l’instrument d’une fraude ou d’une tromperie.
    • De l’article L 121-1 de ce même code s’il s’agit d’une publicité trompeuse.

     

    On peut envisager dans un premier temps la situation dans laquelle une marque deceptive sera sanctionnée directement par le directeur de l’INPI, et dans un second temps ce que l’on appelle l’usage deceptif d’une marque, qui se rattache à la fonction de garantie de qualité de la marque. Enfin on verra rapidement les procédures de contrôle de la marque.

     

    A. Le refus d’enregistrement des marques trompeuses

     On peut dans un premier temps envisager les différents types de marques susceptibles d’être reconnues comme trompeuses, avant d’envisager de quelle manière le déposant veut tromper le public.

     

    1.      Différents types de marques trompeuses :

     Marque sonore :Il n’y a pas de jurisprudence à ce sujet. Selon Isabelle Roujou de Boubée, une marque sonore est susceptible d’être considérée comme deceptive. Ainsi par exemple, une marque sonore de café qui évoquerait le brésil alors qu’il provient d’une autre origine.

     

    • Marque purement figurative : les exemples sont rares, mais le directeur de l’INPI a par exemple rejeté le dépôt d’une marque représentant un dessin de chamois car ce dépôt était fait pour des articles qui n’étaient pas en cuir (décision du directeur de l’INPI, avril 1979, PIBD 1979, III, p 228)

     

    • Marque complexe :il y a dans la marque complexe une dénomination et un élément graphique qui jouent un rôle variable. Par exemple le directeur de l’INPI a refusé le dépôt de la marque « champerlé » sur une bouteille semblable à celles utilisées pour le champagne (décision du directeur de l’INPI, 21 août 1987)

     

    • Marque constituée de nom patronymique :le dépôt du nom « lainé » comme marque pour des tapis et couvertures en tous textiles est considéré comme deceptive (TA Amiens, 21 mai 1974, ann propr ind, 1974, p 150)

     

    • Marque constituée de mots étrangers : observation liminaire : la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique pas aux marques, qui sont considérées comme des signes arbitraires, ne pouvant pas avoir d’équivalent en droit français.

     

    La marque « supermint » a été considérée comme trompeuse pour des produits qui n’étaient pas a base de menthe ou parfumés à la menthe (CA Paris, 12 décembre 1978, annales propriété industrielles, 1979, p 209)

     

    En revanche, la marque « NYC » pour des vêtements a été jugée valable car les magistrats ont estimés qu’il n’était pas établi que les jeunes intéressés par ces vêtements établiraient un rattachement entre ces produits et la ville de New York(CA Paris, 6 mars 2002, juris data N° 2002-180062)

     

    2.      La victime :

     Il peut s’agir soit du concurrent, soit du consommateur. On envisagera ici le seul cas du consommateur, victime de la tromperie.

    Il n’est pas nécessaire que celui-ci ait été effectivement trompé, mais seulement que l’erreur soit probable.

    L’éventualité d’une erreur de l’acheteur est appréciée par le juge en fonction du type de clientèle auquel le produit ou le service est destiné.

     

    --  Objet de la tromperie :

     

    On peut distinguer ici selon que la tromperie porte sur le produit ou service directement c'est-à-dire sur ses éléments intrinsèques, ou bien qu’elle porte sur la relation qui unit le produit ou le service à des éléments extérieurs : ses éléments extrinsèques.

     

    -          Tromperie sur les éléments intrinsèques du produit ou du service :on différencie selon que le déposant a voulu induire le client en erreur sur la nature ou bien sur la qualité du produit :

     

    • Marque deceptive sur la nature du produit ou du service :si une marque est formée à partir d’un mot indiquant une caractéristique que le consommateur peut légitimement croire être celle du produit ou du service, désigné, il faut impérativement que cela corresponde à la réalité, faute de quoi la marque est deceptive.

     

    Ainsi par exemple, la marque « tropical » pour des huiles et graisses ne résistant pas à la chaleur tropicale (TA Paris, 28 mai 1970, PIBD 1970, III, 231)

    De même, la marque « « caviar petrossian » pour des œufs de poisson autres que du caviar(CA Paris, 17 septembre 1999, PIBD 1999, 689, III, p 17)

     

    En revanche, lorsque la caractéristique évoquée par la marque parait purement fantaisiste, il n’y a pas de risque pour le consommateur.De ce fait, la jurisprudence a validé la marque « hippopotamus » pour des restaurants, car le consommateur ne risque pas de croire que l’on y consomme des hippopotames

     

    • Marque deceptive sur la qualité du produit ou du service :la marque « servi frais » pour des produits surgelés est considérée deceptive (CA Paris, 12 février 1981, annales propriété industrielle, 1981, p 32)

     

    De même, en matière viticole,  la marque « Napoléon » pour des eaux de vie n’ayant pas 5 ans d’âge a été jugée trompeuse (CA Paris, 11 février 1982, PIBD, 1982, III, p 94)

     

    --          Tromperie sur les éléments extrinsèques du produit ou du service :

     

    • Marque suggérant une origine :par exemple la marque « la pizza de Saint-Tropez » pour des pizzas fabriquées ailleurs est deceptive (CA Paris, 9 février 2000, PIBD 2000, 699, III, p 287)

     

    De même la marque « Milwaukee Company » pour des vêtements qui n’étaient pas américains (CA Paris, 2 décembre 1986, PIBD 1987, III, p 182)

     

    Ici encore, si l’origine est jugée suffisamment fantaisiste, la marque peut être déposée : c’est le cas de la marque « place Vendôme » pour des instruments pour écrire (TA Paris, 7 juillet 1976, PIBD 1976, III p 461) ou encore « Mont Saint-michel » pour du beurre de toutes origines (CA Douai, 1er décembre 1982, Gazette du Palais, 1983, II, p 447, note J. Rozier)

     

    • Marque suggérant un contrôle et la garantie du produit ou du service : la jurisprudence est extrêmement ferme à leur égard, et par exemple refuse tout dépôt de marque utilisant le terme « pharma » pour des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique.

     

    • Marque évoquant une récompense : l’Administration se montre méfiante si le produit ou le service désigné n’a pas réellement bénéficié de cette récompense. Elle a ainsi rejeté les marques « Oscar du fret aérien » pour des services d’éducation et de divertissement.

     

    Elle a encore rejeté le dépôt de la marque « super oscar » pour des vêtements et des chaussures (décision du directeur de l’INPI, 1980, PIBD 1980, III, p 181)

     

    • Marques comportant le terme « France » : la jurisprudence les analyse et ne rejette que les marques qui s’insèrent dans un  contexte qui suggère l’existence d’une garantie.

     

    « France chauffage » pour des installations de chauffage a été rejetée (CA Paris, 26 novembre 1979, annales propriété indu, 1980, p 364)

     

    « Pradel France Distribution » en revanche a pu faire l’objet d’une marque car les magistrats ont estimés qu’elle laissait seulement supposer l’existence d’un secteur de distribution et non celle d’une provenance particulière des produits ou leur couverture par une garantie spéciale (CC° Chambre Commerciale, 9 mars 1999, PIBD, 1999, 679, III, p 299)

     

    Enfin, une marque peut devenir trompeuse du fait de son titulaire, et par conséquent encourir la déchéance. Cette cause de déchéance est introduite à l’article L 714-6 b) du CPI, par souci d’harmonisation avec la Directive du Conseil des Communautés Européennes. Ici donc, le vice qui affecte la marque n’est pas originel. Pour reprendre l’expression de Colombet : « Il peut en être ainsi lorsque, compte tenu de la transformation des esprits ou des usages, une marque non deceptive à l’origine devient trompeuse ».

    Il y a peu de jurisprudence à ce sujet.

    Ce qui a retenu notre attention est l’effort de la doctrine en vue de développer ce concept afin de protéger le consommateur.

    Y. Reboul a par exemple envisagé la déchéance de la marque devenue trompeuse du fait de la modification de la qualité des produits vendus sous la marque. De même lorsque le titulaire concède une licence (même auteur).Ou encore lorsqu’une marque devenue notoire utilise son nom pour des produits qu’elle ne distribuait pas auparavant (B Schaming) (cf. : procès Apple et Apple)

     

    3.      Jurisprudence communautaire :

     On peut ne citer qu’un arrêt, qui nous parait résumer pas mal de points concernant le caractère trompeur de la marque en droit communautaire.

    Il s’agit de l’arrêt rendu le 30 mars 2006 par la CJCE : « Elizabeth Emanuel ». (PIBD, 2006, N° 830, III, p 356)

    Premièrement, dans cet arrêt les juges rappellent que « le motif d’ordre public qui justifie l’interdiction édictée par l’article 3§1 g) de la directive est la protection du consommateur »

    La CJCE préciseque le caractère trompeur suppose que la marque crée un risque de confusion « dans l’esprit du consommateur moyen », à condition toutefois « que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur »

    Mais surtout, la CJCE répond par la négative à un litige qui s’est également posée en France, sur la question de savoir si une marque peut devenir Déceptive lorsqu’elle comporte le nom d’une personne, à la suite du départ de cette dernière.

     

    En effet, il était soutenu que lorsque la personne ayant autorisé l’usage de son nom à titre de marque jouit d’une réputation pour la conception ou la fabrication des produits en cause, son éviction de l’entreprise rendrait la marque deceptive, le public pouvant à tort attacher à ce nom une qualité de produits (CA Paris, 15 décembre 2004 « Inès de la Fressange », D 2005, AJ, p 772)

    La Courde cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2006avait contourné le problème en empêchant Inès Seignard de la Fressange de demander la déchéance de la marque sur le fondement de l’article 1628 du Code civil : la garantie d’éviction.

    La CJCE, en se basant sur l’intérêt du consommateur, affirme que dans une telle situation, le rôle essentiel de la marque, qui est de garantir que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriquée ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, est préservé. (CJCE, 30 mars 2006, aff C/259/04, « Elizabeth Florence Emanuel »).

    Le consommateur n’est donc pas trompé selon la CJCE lorsqu’il achète un produit en considération de la marque patronymique désignant une personne qui ne les fabrique plus.

     

    B.L’usage deceptif de la marque, sa fonction de garantie :

     Cette réflexion part du constat que fait le professeur Mathély : « c’est parce que l’objet marqué provient d’une origine constante que le consommateur peut attendre la permanence de certaines qualités ».

     

    En effet, si le client n’est pas déçu, il aura naturellement tendance par la suite à porter sa préférence vers le même produit ou service.

     

    Cette fonction de garantie de qualité est fragile cependant car elle n’est qu’économique ou de fait : si le titulaire de la marque trahit la confiance de ses clients en réduisant la qualité de ses produits, la seule sanction qu’il encourt est économique : une perte de clientèle. Aujourd’hui on ne considère pas, comme on l’a vu tout à l’heure, que ce changement de qualité permette de demander la déchéance de la marque pour deceptivité.

     

    Une évolution jurisprudentielle de la CJCE portant sur la fonction de garantie de la marque est significative de la prise en compte croissante des intérêts des consommateurs en droit communautaire.

     

    1er temps : négation de la fonction de garantie : les arrêts Hag I et Centrafarm, du 3 juillet 1974 : la CJCE nie la fonction de garantie d’origine des produits marqués dans l’intérêt des consommateurs (recueil, p 731 et 1183)

    Dans l’arrêt Hag I, la marque « Hag », désignant des cafés se trouvait, à la suite d’une cession forcée intervenue à l’issue de la seconde guerre mondiale, détenue dans deux Etats membres, par deux titulaires, entre lesquels n’existait aucun lien d’aucune sorte.

    Le titulaire de l’une des marques exporta des produits marqués vers l’Etat où la marque appartenant à l’autre titulaire produisait effet. Celui-ci exerça alors une action en contrefaçon de sa marque. La CJCE fut saisie par un recours préjudiciel tenant à déterminer la compatibilité de cette action avec les règles de libre circulation des marchandises. La Cour y répondit par la négative, en soulignant que « l’indication de l’origine d’un produit de marque est utile, l’information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises ».

     

    En conséquence, les produits d’origine différente peuvent circuler simultanément sur un territoire national sous la même marque, pour la plus grande confusion des consommateurs, puisque les produits risquent de ne pas présenter les mêmes qualités.

     

    2ème temps : évolution : l’arrêt « Terrapin-Terranova », CJCE, 22 juin 1976 : la cour modifie son point de vue et considère que la marque, outre sa fonction de réservation et de protection du titulaire contre la contrefaçon, a pour rôle de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits (recueil, p 1039)

    Dans cette affaire, deux entreprises, dans deux Etats membres, avaient déposé deux marques similaires pour des produits similaires. L’action du titulaire, tendant à empêcher l’usage de la marque similaire sur le territoire de l’Etat  où sa marque produisait effet, a été jugée compatible avec la règle de libre circulation des marchandises, dès lors qu’il existait un risque de confusion.

    3ème temps : aboutissement :dans un litige concernant la même marque « Hag », et posant le même problème, la CJCE a renversé la solution de l’arrêt Hag I, pour juger légitime l’opposition à l’importation autorisée par la législation nationale.

    Dans cet arrêt Hag II, du 17 octobre 1990, la CJCE énonce que pour que la marque puisse jouer son rôle de qualité, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ».

    Question :la solution valait elle aussi dans l’hypothèse, plus fréquente, d’une cession volontaire ?

    Le problème qui se pose : en France, et contrairement à certains pays comme l’Allemagne, la marque est un élément du fond de commerce, et peut être cédée.

    Il est intéressant de noter qu’en Allemagne on fonde l’interdiction de céder une marque indépendamment du fond de commerce sur la tromperie qu’elle pourrait constituer à l’égard des consommateurs.

    L’article 6 quater de la Convention de l’Union de Paris concilie les deux conceptions en disposant que si un pays oblige la cession du fond de commerce/entreprise avec la marque, il suffira pour que cette cession soit valide que la partie du fond de commerce ou de l’entreprise située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque cédée.

    La CJCE, dans un arrêt « Ideal Standard » du 22 juin 1994 a répondu par l’affirmative (recueil p I-2836).

     

     C.  les procédures de contrôle

     On peut rapidement rappeler qu’un double contrôle est exercé sur la validité des marques : un contrôle a priori lors du dépôt, suivi d’un contrôle a posteriori alors que le titulaire a un droit de propriété intellectuelle sur la marque.

    A priori :le Directeur de l’INPI peut rejeter le dépôt s’il considère que l’un des éléments requis pour l’obtention d’un droit de marque n’est pas remplis (L 712-7 CPI)

    Le déposant pourra intenter un recours devant sa Cour d’appel (L 411-4 CPI)

    A posteriori :La nullité peut être demandée soit pas voie principale, soit par voie reconventionnelle.

    L’action reconventionnelle est quasi systématique de la part des défendeurs à qui l’on reproche un acte de contrefaçon, de la même manière que ce que l’on a vu en matière de brevet. Il est parfois donc dangereux de se lancer dans de telles actions.

    Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :

     

     

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