• Noms de domaine

    Droit du commerce électronique - conflit entre noms de domaines et entre marque et nom de domaine

    En matière de commerce électronique, il arrive très souvent que l’opérateur économique s’interroge sur la question de savoir quelle est la marque qu’il doit choisir et quel est le nom de domaine pour lequel il doit opter.

    Parce que ces signes distinctifs ne sont pas libres d’utilisation et parce qu’ils peuvent porter atteinte aux droits de tiers et valoir à la société d’être alors poursuivie pour concurrence déloyale et ou contrefaçon, il est essentiel de savoir ce qu’est une marque, à quoi elle sert et comment on détermine le risque de confusion entre deux marques.

    De la même façon, il conviendra de déterminer comment fonctionne le droit sur les noms de domaine et les questions qui peuvent se poser en la matière.

     

    I.Le droit des marques

    A. Qu’est-ce qu’une marque ?

    Le Code de la propriété intellectuelle (ci-après) CPI, donne à l’article L. 711-1 une définition de la marque comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

    Parce que le signe choisi comme marque doit être « susceptible de représentation graphique », cela exclu de facto les signes qui s'adressent à l'odorat ou au goût

    (marques olfactives ou gustatives), ainsi que les signes sonores qu'il est impossible de transcrire sur une portée musicale (rugissement, aboiement, bruit en tout genre...).

    Selon la jurisprudence, s'agissant d'un signe olfactif, les exigences que doit remplir la représentation graphique ne sont satisfaites, ni par la présentation d'une formule chimique, ni par une description verbale, ni par le dépôt d'un échantillon, ni par la combinaison de ces éléments.

    On distingue classiquement 3 types de marques :

    1)Marque verbale (texte)

    2)Marque figurative (dessin – représentation graphique)

    3)Marque semi-figurative (marque composée d’un dessin et d’un texte)

    B.Le signe visé dans la marque doit être disponible (La nécessité d’une recherche d’antériorité)

    On ne peut déposer comme marque qu'un signe sur lequel n'existe aucun droit antérieur constitué au profit d'un tiers, qu'il s'agisse d'un droit antérieur limité par le principe de spécialité ou d'un droit absolu rendant le signe indisponible dans tous les secteurs de la vie économique (marque renommée).

    Outre l'existence d'une marque antérieure déposée ou notoirement connue, l'antériorité peut être constituée par une dénomination sociale, une appellation d'origine ou encore un nom commercial, une enseigne et même un nom de domaine.

    On ne peut adopter comme marque qu'un signe disponible, c'est-à-dire un signe sur lequel n'existe aucun droit antérieur constitué au profit d'un tiers.

    L'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle donne une énumération non limitative des droits antérieurs faisant obstacle au dépôt comme marque d'un signe identique ou similaire.

    « une autre marque (CPI, art. L. 711-4, a),

    une dénomination sociale ou une raison sociale (CPI, art. L. 711-4, b), un nom commercial ou une enseigne (CPI, art. L. 711-4, c)

    ou une appellation d'origine (CPI, art. L. 711-4, d) ;

    quand le signe choisi comme marque a été antérieurement l'objet d'une protection par le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles (CPI, art. L. 711-4, e et f),

    se heurte aux droits de la personnalité d'un tiers (droit au nom ou droit à l'image, CPI, art. L. 711-4, g),

    ou encore aux droits d'une collectivité territoriale (CPI, art. L. 711-4, h) ».

    L'article L. 711-4, a), du Code de la propriété intellectuelle permet de faire jouer une antériorité bénéficiant à une marque d'usage, c'est-à-dire une marque exploitée sans avoir été déposée, à condition qu'elle soit notoire.

    C. La marque a une fonction distinctive : le principe de spécialité

    Dans la classification de Nice, il existe 45 classes de produit et de services. De 1 à 34 les produits et de 35 à 45 les services.

    La marque a une fonction distinctive. De cette fonction découle le principe directeur du droit des marques : le principe de spécialité. Il trouve son origine dans le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

    Ce principe s’oppose à ce qu'un commerçant se réserve pour son usage exclusif, la propriété d'un signe dans tous les secteurs de la vie économique.

    Le principe de spécialité a pour conséquence que le signe enregistré comme marque ne sera approprié par son titulaire que dans la mesure où il lui sera utile pour identifier les produits et les services qu'il aura désignés dans sa demande d'enregistrement.

    Il restera donc libre pour les autres produits et une même marque, appartenant à deux propriétaires distincts, pourra identifier des produits de nature différente (par exemple Mont Blanc s'applique d'une part à des desserts, d'autre part à des stylos).

    Le champ d'application de la spécialité est donc déterminé par les produits visés dans l'acte de dépôt.

    Le fait qu'un dépôt se réfère à telle ou telle classe n'implique pas qu'il couvre automatiquement et nécessairement tous les produits de cette classe. Il faut tous les citer si vous souhaitez que tous les produits et services de la classe soient protégés.

    D.Comment détermine-t-on qu’une marque est identique ou similaire à une autre ?

    1. La nécessité d’un risque de confusion

    Pour attaquer une personne pour contrefaçon de marque, pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque ou pour annuler une marque identique ou similaire, il convient de faire préalablement la démonstration d’un risque de confusion entre votre marque et celle d’un tiers ou entre votre marque et le signe distinctif de ce tiers.

    2. Définition du risque de confusion

    Pour la Cour de justice (arrêt Canon du 29 septembre 1998) constitue un risque de confusion « le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ».

    Interrogée sur ce point, la Cour de justice a jugé “qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen” (CJCE, 20 mars 2003)

    La reproduction nécessite pour démontrer le risque de confusion à la fois une similitude entre les produits (a) et entre les signes (b) désignés dans les deux marques litigieuses.

    a) Similitude entre les produits

    Pour apprécier la similitude entre les produits, la Cour de justice adopte une démarche objective.

    La similitude entre les produits et services s'apprécie en tenant compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services (...) en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (arrêt Canon). Seront dès lors similaires « des produits qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être rattachés par la clientèle à une même origine » (CA Paris, 28 mai 2003 : PIBD 2003, 776, III,602).

     

    Ont par exemple été considérés comme similaires par leur nature : des vêtements et des chaussures, parce qu'ils font partie de la catégorie générale des articles d'habillement (TGI Paris, 27 sept. 2002, Youkon : PIBD 2003, 757, III, 76).

    b) Similitude entre les signes

    Un arrêt de la CJCE SABEL c/PUMA du 11 novembre 1997 est venu préciser qu’il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble que les marques produisent sur le consommateur, « la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause »

    Exemples de décisions de justice en la matière

    Similitude visuelle (Les deux marques se ressemblent d’un point de vue visuel)

    Ex : (CA Paris, 17 juin 1992, Eurostar et Eurostart : Ann. propr. ind. 1995, p. 40), (CA Paris, 18 sept. 1990, Pariscope et Pariscopie : PIBD 1991, III, 310)

    Similitude phonétique (Les deux marques se ressemblent quand on les prononce malgré le fait qu’elles ne soient pas similaires visuellement)

    (CA Paris, 17 mars 1981, Chairman et Sherman : Ann. propr. ind. 1981, p. 132)

    Similitude intellectuelle (Les deux marques ne se ressemblent ni visuellement ni phonétiquement. Le risque de confusion est néanmoins retenu parce que le titulaire de la marque a clairement voulu évoquer dans l’esprit du consommateur un lien de rattachement entre sa marque et la première marque de façon à ce que le public puisse croire que les deux produits ou services sont commercialisés par la même entreprise).

    (TGI Paris, 19 juin 1996, Le Réverbère et Le Lampadaire : PIBD 1996, III, 573).

    La similitude entre les signes n’est qu’une composante du risque de confusion. Il faut démontrer également la similitude entre les produits et les services.

    II. Le droit des noms de domaine

    A.Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

    Un nom de domaine (NDD en notation abrégée française ou DN pour Domain Name en anglais) est un identifiant de domaine internet. C’est l’adresse unique d’un site internet saisie par un internaute pour s’y connecter.

    L'architecture d'un nom de domaine est toujours la même ; il se compose de trois parties, séparées par des points :

    -un préfixe, dont la structure varie peu : "http://www" ou encore "http://", "www" signifiant "world wide web" ;

    -un radical, choisi par le déposant, "yahoo", par exemple ;

    -un suffixe, également appelé extension, tel ".com", ".fr" etc...

    Le nom de domaine doit comporter entre 1 et 63 caractères. (exemple : M6.fr ou T.co (twitter)

    L’extension ou le suffixe peut être un suffixe géographique de deux lettres (.fr, .pour la France, .uk pour la Grande Bretagne par exemple) ou un suffixe générique en trois lettres (.com, .net par exemple).

    On distingue traditionnellement les noms de domaine ayant trait à la nationalité (domaine national de premier niveau) de ceux ayant trait à l’activité dudit site

    (domaine de premier niveau).

    B.Qu’est-ce que le cybersquatting ?

    Le cybersquatting se définit comme le fait pour une personne d’usurper le signe distinctif d’autrui en l’enregistrant en tant que nom de domaine avant, notamment, de tenter de lui revendre au prix fort.

    Les signes distinctifs de l’entreprise auxquels il est fréquemment porté atteinte sont sa marque, son nom commercial, sa dénomination sociale, ou encore son enseigne.

    Il peut également s’agir du nom de famille ou du nom de scène d’un individu (Zlatan Ibrahimovic,… Nabila, Zahia, etc )

    1. Conflits entre noms de domaine

    En cas de conflit entre deux noms de domaines enregistrés dont les signes se rapprochent ou sont identiques, c’est la date de commencement d’exploitation des noms de domaines et non la date d’enregistrement qui compte.

    En clair, si vous déposez « ESGI.com » en 2002, que vous ne faites rien du nom de domaine et que l’ESGI décide en 2004 de déposer « ESGI.fr », vous ne serez pas légitimes à vous plaindre d’une exploitation illégitime par l’ESGI de votre nom de domaine faute de l’avoir exploité en associant un site internet au nom de domaine susmentionné.

    2. Conflits entre marque et nom de domaine

    Quand il existe un conflit entre une marque et un nom de domaine enregistré postérieurement à cette marque, on estime désormais que pour qu’il y ait contrefaçon, il faut un acte consistant à utiliser un sigle identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou similaires.

    La règle de la spécialité qui existe en matière de marques est valable pour le nom de domaine.

    La spécialité du nom de domaine est liée à la spécialité du site auquel il renvoie.

    Il faut donc que les noms de domaines soient utilisés et pas seulement enregistrés (« réservés »), sinon le principe veut qu’ils ne soient pas des signes distinctifs, n’aient pas de spécialité et ne créent donc pas de conflits avec la marque.

    Le nom de domaine, sauf exceptions, ne peut constituer un acte de contrefaçon de marque que si le nom de domaine est exploité.

    Pendant longtemps, en cas de conflit entre une marque et un nom de domaine, les juges retenaient la contrefaçon selon une méthode abstraite d’identification de la spécialité du nom de domaine.

    Ainsi le nom de domaine était réputé avoir pour spécialité les services de communication par réseau informatique (service de communication en ligne ou service assimilé compris dans la classe 38 de la classification de Nice).

    Cela revenait donc à considérer que tous les noms de domaines avaient la même spécialité et cela faisait injustement tomber hors spécialité 99% des marques invoquées.

    De façon paradoxale, cela ne permettait pas de reconnaître la contrefaçon alors même que les services proposés par le site auquel donnait accès le nom de domaine litigieux étaient de la même spécialité que la marque contrefaite.

    Inversement, si le demandeur avait eu la présence d’esprit de déposer sa marque dans la classe 38 « service de communication en ligne », les juges retenaient d’office la contrefaçon alors que le site, auquel donnait accès le nom de domaine litigieux, exploitait, en pratique, des produits et services complètement différents.

    Un important arrêt Locatour (Cass. Com. 13 décembre 2005) est intervenu pour changer la donne.

    Une société possédait la marque « Locatour ».

    Elle avait pour activité les voyages et le tourisme et avait déposé la marque «

    Locatour » pour l’activité « services de communication en ligne » (classe 38). Elle

     

    exploitait, par ailleurs, le nom de domaine locatour.fr pour donner accès à un site internet tourné vers l’activité de tourisme.

    Cette société avait décidé de poursuivre devant les tribunaux une deuxième société qui intervenait dans un domaine totalement différent. Elle avait déposé un nom de domaine locatour.com, mais ne l’utilisait pas encore.

    La première société a assigné la seconde pour contrefaçon de marque (du sigle Locatour) ainsi que pour concurrence déloyale pour le dépôt de locatour.com)

    La Cour d’Appel a rejeté la demande en contrefaçon concernant la marque Locatour pour l’activité de « voyages et tourisme », mais a retenu la contrefaçon pour la marque « service en ligne ».

    La Cour d’Appel a déterminé que la spécialité du signe litigieux était « les services de communication en ligne », et que la non exploitation du nom de domaine ne changeait rien à cela.

    La Cour de Cassation a confirmé la Cour d’Appel sur l’absence de contrefaçon pour la marque Locatour spécialité « voyages », mais a cassé (contredit) la Cour d’appel pour avoir retenu la contrefaçon dans la catégorie « service de communication en ligne »

    Son attendu de principe est le suivant :

    « Attendu qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public ».

    En cas de conflit entre une marque et un nom de domaine, il faut donc désormais se déterminer par rapport aux produits ou services proposés par le site auquel renvoie le nom de domaine, et non par référence automatique à la classe 38 : « service de communication en ligne ».

    Dans le cas d’espèce, il aurait donc fallu que la seconde société exploite un service « classe 38 » dit de communication en ligne pour qu’il y ait véritable contrefaçon de la marque Locatour ; ce qui n’était pas le cas.

    Par ailleurs, si le nom de domaine n’est pas utilisé, il faut tenir compte des services susceptibles d’être offerts compte tenu de l’activité réelle du bénéficiaire du nom de domaine.

    Il faut pour cela que la société ayant réservé le nom de domaine ait une activité propre et bien délimitée similaire à celle du détenteur du nom de domaine. Ce qui en l’espèce n’était pas le cas.

    Ce principe permet d’agir préventivement (mesure d’interdiction d’usage) face à une

    contrefaçon réelle lorsque le risque de cette dernière est important (entreprise exerce une activité analogue), même s’il est incertain.

    Il y a donc des précautions à prendre quand on réserve un nom de domaine :

    Sa réservation (contrairement au dépôt de la marque) n’est pas soumise à des conditions de validité et à un contrôle à priori.

    Il convient donc de faire des recherches d’antériorité (rechercher s’il existe une marque, des noms commerciaux, enseignes, exploités par un concurrent avec le signe choisi comme nom de domaine).

    Il faut également vérifier si les signes utilisés dans les noms de domaine sont réglementés par la loi.

    L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui concerne les antériorités opposables aux tiers autorise l’exploitant du nom de domaine à demander l’annulation d’une marque intervenue après l’enregistrement (et l’exploitation) de son nom de domaine.

    En revanche, parce que le nom de domaine n’est pas protégé au titre du droit d’auteur, il faudra passer par l’article 1382 du Code civil pour agir contre les tiers en question.

    C.La question de la protection des noms de domaines génériques

    A l’inverse des marques, les noms des domaines peuvent avoir ou ne pas avoir de fonction distinctive.

    Une marque doit, en effet, s’abstenir de décrire strictement l’activité du produit ou service auquel elle est associée, sans quoi elle pourra être annulée. A titre d’exemple, une marque de voiture ne pourra pas s’appeler « voiture ».

    Une telle exigence d’absence de caractère descriptif n’est pas imposée aux noms de domaines.

    En matière de référencement, il est notamment établi que plus le nom de domaine aura un lien avec l’activité développée par le site internet et plus ce site aura des chances d’apparaître en première page de résultats de moteurs de recherche.

    Ce choix pragmatique a néanmoins des implications juridiques considérables quand il s’agit, pour le titulaire de ce nom de domaine descriptif ou « générique », de poursuivre les entreprises concurrentes qui utilisent un nom de domaine similaire au sien.

    La façon de gérer ce type de conflit a été tranchée par les tribunaux de façon claire depuis une célèbre affaire dite Bois Tropicaux. (Ordonnance du TGI de Lille, 10 juillet 2001 puis Cour d’appel de Douai, 9 septembre 2003).

    Dans cette affaire, les deux noms de domaine en cause à savoir « bois- tropicaux.com » et « boistropicaux.com » avaient été enregistrés par deux personnes morales différentes pour un même secteur d’activité. Ces noms de domaines étaient quasiment les mêmes hormis le tiret placé entre « bois » et « tropicaux ».

    Après une longue procédure, la Cour d’Appel de Douai a retenu qu’il apparaissait sérieusement contestable que le fait pour le déposant second de « bois- tropicaux.com », d’avoir réservé un nom de domaine quasiment identique à la formule première réservée (cf. « boistropicaux.com »), serait-ce pour un site au contenu et aux objectifs similaires, soit constitutif d’une faute pouvant fonder une action en concurrence déloyale qui ne peut protéger contre le risque de confusion qu’en cas de signe présentant un caractère d’originalité suffisant.

    Elle a précisé que ce nom de domaine était donc directement descriptif et s’apparentait à un mot-clé comme ceux utilisés pour effectuer une requête auprès d’un moteur de recherche, pour naviguer sur internet.

    La Cour d’Appel a considéré que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’a pas été jugée comme évidente et le demandeur a donc été débouté de ses demandes.

    Deux affaires plus récentes ont confirmé cette position de principe.

    Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bastia en date du 20 mars 2013, d’une part,

    et du jugement du Tribunal de commerce de Paris (15ème ch) en date du 24 mai

    2013, d’autre part.

    Dans la première affaire, une société qui avait acquis le nom de domaine

    « mariagesencorse.com » avait poursuivi une personne physique au motif qu’elle exploitait le nom de domaine « mariageencorse.com ». La différence tenait donc dans l’utilisation du pluriel au mot mariage (cf. le s) dans le premier des deux noms de domaine précités.

    En première instance, la demanderesse a réussi à obtenir que la défenderesse soit interdite d’utiliser le nom de domaine « mariageencorse.com » ainsi que le transfert dudit nom de domaine à son profit.

    La défenderesse a, par la suite, interjeté appel de ce jugement, ce qui amené la

    Cour d’Appel de Bastia à infirmer le jugement entrepris.

    Elle a notamment indiqué qu’ : « Il est constant qu’en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer ’un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité.

    Or, en l’espèce, la cour relève que le nom de domaine

    « www.mariagesencorse.com » est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet »

    Aussi, même s’il existe une confusion dans l’esprit des internautes, les intimés ne peuvent valablement se prévaloir de la protection du nom de leur domaine, s’agissant d’un nom de domaine générique et descriptif de l’activité de la société

    (…) ».

    La personne physique a donc obtenu que le nom de domaine qu’elle avait dû transférer, suite au jugement de première instance, lui soit restitué.

    La seconde affaire (Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre) en date du

    24 mai 2013 opposait cette fois deux sociétés spécialisées dans les pompes funèbres. La première exploitait le nom de domaine « e-obseques.fr » tandis que la seconde exploitait un site internet à l’adresse « i-obseques-paris.fr ».

    La première société a poursuivi la seconde au motif que son nom de domaine créait une confusion avec son propre site et constituait un trouble commercial qui lui était préjudiciable.

    Là encore, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.

    Le Tribunal de commerce a notamment retenu que : « L’adresse internet choisie par la société Le Passage pour exercer son activité est la juxtaposition du mot obsèques et de la lettre « e- » que « dans « l’environnement internet, la lettre « e- » évoque le « e-commerce », terme désignant le commerce électronique, que

    «l’adresse « e-obsèques.fr » signifie « commerce électronique d’obsèques », ce qui est l’exacte activité du site internet exploité par la société Le Passage » qu’en

    «choisissant des termes intégralement descriptifs, Monsieur D. Christophe et la société Le Passage s’exposaient à retrouver les mêmes termes dans des sites concurrents sur leur activité et notamment dans les réponses des moteurs de recherches qui prennent en compte la requête « obsèques » pour délivrer leurs réponses » et enfin que « compte tenu de leur choix, qui leur a évité les investissements indispensables pour donner une notoriété propre à une adresse internet non descriptive, Monsieur D. Christophe et la société Le Passage ne peuvent revendiquer une protection qui aboutirait à leur reconnaitre un monopole d’utilisation d’un terme descriptif ».

    Toutes ces décisions démontrent qu’en matière de noms de domaines et à l’instar de ce qui se passe en matière de marques, les termes nécessaires, génériques, usuels et descriptifs doivent absolument rester à la disposition de toutes les personnes qui exercent leur activité dans un même secteur et se concurrencent donc aucun concurrent ne peut monopoliser de tels signes et priver ainsi les autres de leur libre usage dans leur profession.

    D’un point de vue plus pratique, il est donc nécessaire que la société qui décide d’enregistrer un nom de domaine veille à ne pas en choisir un trop générique (et donc descriptif de son activité), sauf à accepter d’emblée l’idée qu’elle puisse être copiée par une autre société concurrente à laquelle il lui sera difficile de reprocher quoi que ce soit.

    D. La résolution judiciaire ou arbitrale des conflits en matière de noms de domaine

    Le cybersquatting peut être combattu tant par la voie judiciaire que par celle de l’arbitrage (procédure extrajudiciaire de règlement des litiges).

    Afin d’obtenir le transfert effectif d’un nom de domaine, la victime devra engager une action au fond devant les tribunaux ou alors utiliser une procédure alternative de règlement des litiges. Cette dernière présentera alors l’avantage d’aboutir dans un délai qui excède rarement les quatre mois suivant la saisine.

    L’inconvénient principal de ces procédures alternatives, connues notamment sous l’acronyme UDRP pour les noms de domaine en .com, .org et .net ou SYRELI pour ceux en .fr, est qu’elles ne possèdent aucun caractère dissuasif.

    Même si un transfert du nom de domaine litigieux est ordonné, la décision ne pourra être accompagnée ni de dommages-intérêts ni même d’un remboursement des frais de procédure engagés par le demandeur, à la charge du cybersquatteur.

    Ce type de condamnations reste, en effet, l’apanage des décisions de justice prononcées à la suite d’actions engagées devant les tribunaux.

    Il conviendra donc pour l’entreprise de bien peser le pour et le contre avant de décider de la stratégie à adopter pour faire cesser un trouble lié à la reprise par un cybersquatteur de son signe distinctif dans un nom de domaine.

     
    Le droit des noms de domaine
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